PROCESO 224-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 224-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2457-2003. Actor: UBS A.G. Marca mixta: “UBS + Logo de tres llaves cruzadas”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de diciembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: UBS A.G.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   Tercero interesado: UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos de la demanda.

      Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      1. La entidad bancaria UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo. La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo.

      2. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

         Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras.

         UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros.

      3. La renombrada marca UBS + logo de tres llaves cruzadas fue solicitada a registro el 23 de septiembre de 1998 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para identificar productos de la clase 9 de la nomenclatura oficial, productos que son los mismos que identifica nuestra marca UBS registrada en Suiza, y que tienen una estrecha vinculación con las actividades propias de una institución bancaria. Dicha solicitud se realizó reivindicando prioridad con base a su solicitud No. 2518/1998, presentada en Suiza con fecha 1º de abril de 1998.

      4. Dentro del trámite respectivo, la empresa norteamericana United Parcel Service of America, Inc., el 22 de marzo de 1999 interpuso una observación contra la solicitud de registro, con base en la marca UPS (certificado 33026) inscrita en el INDECOPI para distinguir productos de la clase 9, para lo cual adujo que existen razones para suponer que la coexistencia de nuestra marca con las marcas UBS significaría una posibilidad de confusión muy grande, y que es suficiente “…la simple observación de las marcas para constatar que son parecidísimas, tanto gráfica como fonéticamente...”.

         e. El 23 de abril de 1999 se absolvió el traslado de la observación, manifestando que la marca UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, y que como se encuentra registrada en Suiza se solicita la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, Convenio que se encuentra ratificado por el Perú y que, acorde con la normativa internacional, se solicita considerar expresamente que United Parcel Services Inc. es una antigua empresa con cerca de 100 años de operaciones en el campo de envío de paquetes y mensajería.

         Además, que la marca UBS incorpora un elemento gráfico – logo de tres llaves cruzadas-, que no se encuentra en la marca observante, evitando cualquier riesgo de confusión, por lo que los consumidores del mundo no confunden una marca vinculada a la banca como UBS, con otra marca, igual de famosa, vinculada a las actividades de mensajería internacional.

         f. A pesar de lo anterior, la Ofician de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la Resolución 13093-1999/OSD-INDECOPI de noviembre 25 de 1999 se negó el registro de la marca solicitada señalando que existía un supuesto riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y desconociendo el Convenio de París y la fuerza distintiva del logo que acompaña a la marca UBS, apartándose del hecho cierto de la coexistencia en el mundo de las dos marcas.

         g. Interpuesto recurso de apelación, el INDECOPI produjo la Resolución 1133-2000/TPI-INDECOPI de octubre 9 de 2000, mediante la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión inicial, pero, en esta ocasión, reconoció la aplicación del artículo 6 quinquies de la Sección C del Convenio de Paris.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

      1. Con las Resoluciones expedidas por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris , y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”. (Guía para la aplicación del Convenio de París).

      2. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan nuestra marca UBS y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC. Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis, es decir, al establecer el supuesto riesgo de confusión entre nuestra marca mixta UBS + logo (tres llaves cruzadas) y la marca denominativa UPS, existe una errada aplicación de los criterios para establecer las semejanzas y diferencias entre ambos signos considerados en su aspecto de conjunto.

      3. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo.

      4. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores de una denominación determinada con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate, la marca UBS + (logo con tres llaves cruzadas), compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor.

      5. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto. En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo.

   3. La contestación a la demanda.

      3.1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas en la misma para lo cual, luego de relatar lo relativo al trámite administrativo, adujo:

      1. El Tribunal del INDECOPI consideró que la marca solicitada UBS + logotipo resulta fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, existiendo identidad en algunos de los productos que distinguen, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      2. Considera que la demanda es inconsistente porque en ella se plasma que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris el registro solicitado debió concederse, pero la actora interpreta dicho texto aisladamente, porque la norma se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el...