PROCESO 88-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 88-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 162, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad HERTZ SYSTEMS, INC.

Marca: “HERTZ RENT-A- CAR” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-0135.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC.,

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: el señor Carlos Fidolo González.

2. Acto demandado

   La sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicita que se declare la nulidad de la resolución administrativa No. 28135 de 25 de octubre de 2006, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió revocar la Resolución No. 11653 de 23 de mayo de 2005 (la cual ordenó la desanotación del contrato de licencia de uso terminado entre HERTZ SYSTEMS, INC. y el señor Carlos Fidolo González).

3. Hechos relevantes

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. HERTZ SYSTEMS, INC. es titular de la marca “HERTZ RENT-A-CAR” (denominativa) en la clase 39 Internacional, la cual se encuentra vigente hasta el 25 de junio de 2008.

2. Como consecuencia de la terminación del contrato de licencia de uso de marca, el 26 de abril de 2005, la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la anotación del contrato de Licencia de Uso entre la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. y el señor Carlos Fidolo González, registrado el 25 de octubre de 2001.

3. El 23 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11653, por medio de la cual resolvió en su artículo 1º “Desanotar la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del Contrato de Licencia de Uso de la marca HERTZ RENT-A-CAR para distinguir los servicios de la Clase 39 Internacional de Niza, con certificado No. 80.075 celebrado entre CARLOS FIDOLO GONZÁLEZ CUELLAS y SUPER RENT MEDELLÍN S.A., RENTA AUTOS DEL PACÍFICO y RENTA CARROS LTDA.”.

4. El 21 de diciembre de 2005, el señor Carlos Fidolo González Cuellar, y el 23 de diciembre de 2005, la sociedad HERTZ SYSTEMS INC. interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No.11653, solicitando que se revoque la decisión allí contenida.

5. El 8 de marzo de 2006, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 005632, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, y decidió confirmar la Resolución No. 11653.

6. El 29 de junio de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17055, por medio de la cual resuelve el recurso de apelación y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 11653, quedando así agotada la vía gubernativa.

7. El 25 de octubre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28135, por medio de la cual revoca una resolución y decidió, en consecuencia, revocar la Resolución No. 11653 de 23 de mayo de 2005, por considerar que la figura de la “desanotación” del contrato no se encuentra prevista en la ley.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) todo cambio respecto del registro debe ser registrado, es ilegal la decisión inhibitoria que ahora emite la Superintendencia de Industria y Comercio, quien está en la obligación de mantener un registro de todas las actuaciones relativas a los temas de Propiedad Industrial y en este caso en relación con contratos de licencia de uso de marcas”.

      - Se han violado estos principios generales del derecho:

      - “’Las cosas se deshacen como se hacen’, (…)”.

      - “Si bien, la anotación del contrato de licencia de uso de marcas busca la publicidad de un acto entre particulares para con los terceros, la desanotación ó anotación de la terminación del contrato de licencia de uso de las marcas busca el mismo fin”.

      - “(…) si el contrato de licencia de uso de marcas debe ser registrado ante la oficina de marcas (…) es claro que la anotación de la terminación del contrato, cancelación de la anotación del contrato ó desanotación del contrato, como se quiera llamar a la actuación debe realizarse cumpliendo los mismos pasos”.

      - “La Superintendencia (…) desconoce este principio escudándose en una argumentación intrincada donde intenta señalar que no existe un mecanismo establecido para realizar la sencilla anotación que ha sido solicitada por la Actora en el presente proceso”.

      - “(…) traemos a colación el caso del Registro No. 238.939 para la marca GUALA CLOSURES en la Clase 20 (…) donde la Oficina de Marcas anotó la prenda que se constituyo (sic) contra la misma, posteriormente, anotó también el levantamiento de la prenda pese a que para asuntos de Propiedad Industrial no existe un mandato legal de ‘cómo’ anotar este tipo de eventos”.

      - “(…) si la normatividad faculta a la Superintendencia (…) para registrar la anotación del contrato de licencia de uso, es lógico y necesario concluir que también estará facultado para anotar la terminación de la licencia de uso que pesa sobre la misma”.

      - “La Superintendencia (…) está afectando los derechos de exclusividad en el uso de la marca pues está perpetuando en el registro una información incorrecta que puede generar confusión y error en el público consumidor”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial no contempla como la facultad de la oficina nacional competente la cancelación de la anotación de la inscripción de un contrato de licencia, ni tampoco la desanotación de la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca ‘HERTZ RENT-A-CAR’...