PROCESO 70-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literales a), b) y h), 190, 191, 192, 193, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0089. Actor: JAFER LIMITED. Marca: JFB YANBAL (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de julio de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: JAFER LIMITED.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: JGB S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad JAFER LIMITED, solicitó el 25 de septiembre de 2003 el registro como marca del signo denominativo JFB YANBAL, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 534 de 28 de noviembre de 2003, la sociedad JGB S.A. presentó oposición con base en las siguientes marcas:

         • Marcas JGB (mixtas), para amparar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y registradas bajo los certificados Nos. 71393, 160177 y 151162.

         • Marcas JGB SOFT (mixtas), para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y registradas bajo los certificados Nos. 274891 y 03 013962.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 23194 de 17 de septiembre de 2004, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

      4. La sociedad JGB S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 29959 de 30 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder los recursos de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 35679 de 28 de diciembre de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar el acto administrativo impugnado y negar el registro del signo solicitado.

      8. La sociedad JAFER LIMITED, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Fonéticamente tienen marcadas diferencias y, por lo tanto, no existe una pronunciación análoga.

      2. Sostiene, que la palabra YANBAL es preponderante en el conjunto marcario, otorgándole distintividad al signo solicitado para registro.

      3. Arguye, que existen muchos registros de marcas compuestas con la palabra YANBAL. Además, la Superintendencia en otros casos ha reconocido la fuerza distintiva de dicho elemento.

      4. Expresa, que la palabra YANBAL le indica al público consumidor el origen empresarial de los productos que identifica el signo.

      5. Argumenta, que la marca JGB es marcariamente débil.

      6. Aduce, que el público consumidor de productos de belleza es más avezado al momento de seleccionar la compra.

      7. Indica, que la marca YANBAL es una de las más reconocidas en el mercado de los productos de aseo y belleza.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual y fonético.

         • Sostiene, que los signos en conflicto tienen una pronunciación análoga.

         • Indica, que se podría pensar que los productos amparados por los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.

         • Manifiesta, que el demandante se refiere a actuaciones administrativas diferentes a las del caso bajo estudio.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad JGB S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual, fonético y conceptual.

         • Sostiene, que el signo solicitado sí pretende la protección marcaria de la expresión JFB, ya que el señor JUAN FERNANDO BELMONT había solicitado sin éxito el registro de dicha expresión.

         • Afirma, que bajo ningún supuesto se puede permitir la reproducción de una marca anteriormente registrada.

         • Aduce, que la marca JGB es notoriamente conocida. En consecuencia, no es cierto que sea marcadamente débil; debe ser protegida por su notoriedad, ya de lo contrario se generaría un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca JGB.

         • Agrega, que la sociedad JGB S.A., es titular del nombre comercial JGB S.A. desde 1941.

         • Indica, que la sociedad JGB S.A. es titular de la marca JGB para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 22646.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante no solicitó las normas a interpretarse, pero informó que la parte actora invocó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De conformidad con lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. También interpretará de oficio los artículos 134, 136, literales b) y h), 190, 191, 192, 193, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(...)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa

.

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier...