PROCESO 223-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 223-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA.

Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A.

Proceso interno Nº. 2010-0064.

Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1390 de 8 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00064;

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. - PRODUCTOS MAC

MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

Hechos.

* El 23 de mayo de 2006, Avidesa Mac Pollo S.A. (en adelante, Avidesa) solicitó el registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para ser asociado a la marca FIGURATIVA registrada bajo el certificado 273592 en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Publicada la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574 Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltd. - Productos Mac (en adelante Manufacturas Alimenticias) presentó oposición el 15 de agosto de 2006, argumentando que el signo solicitado era similar a las marcas de su titularidad MAC (mixta) para distinguir productos en las Clases 7 y 1, MAC (denominativa) en las Clases 7 y 31, GUISAMAC (denominativa y mixta) en las Clases 7 y 30, MAC (mixta) en las Clases 7 y 29, MAC (mixta) en las Clases 7 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS (mixta) en las Clases 8 y 43.

* El 16 de agosto de 2006, McDonald's International Property Company Ltd. (en adelante, MIPCO) presentó oposición sobre la base de la existencia de un riesgo de confusión con sus marcas MCPOLLO (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD'S EXPRESS (mixta) en las Clases 7 y 42, MCDONALD'S (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD'S (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCDONALD'S (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD'S (mixta) en las Clases 7 y 30, MCDONALD'S (mixta) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 42, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 30, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD'S (denominativa) en las Clases 9 y 29, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 8 y 36, MCDONALDLANDIA (denominativa) en las Clases 7 y 42, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 29, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 30, BIG MAC (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 7 y 32, M (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 8 y 29, MC (denominativa) en las Clases 7 y 29, MC (denominativa) 8 y 30, MC (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCCAFE (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCCOMBO (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCD.LT. (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD'S MCCRISPY (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCINTERNET (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCJUNIOR (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCMENU (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCMUFFIN (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCNUGGETS (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCOFERTA (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCPAPAS (denominativa) en las Clases 8 y 29, MCSALAD SHAKER (denominativa) en las Clases 8 y 29 y MCWORLD (mixta) en las Clases 7 y 42.

* El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 14509, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial solicitado, empero precisó que el solicitante no ostenta derechos exclusivos sobre la expresión MAC o MC, razón por la cual la exclusividad sólo podrá ser reclamada respecto del conjunto solicitado a registro.

* Avidesa presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 14509.

* El 14 de mayo de 2009, mediante Resolución 24091, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 14509.

* El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 36375, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 14509.

* Mediante escrito admitido a trámite el 12 de marzo de 2010, Avidesa interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 36375, 24091 y 14509.

* El 21 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

AVIDESA MAC POLLO S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* No puede la administración entrar a desconocer el derecho de dominio de Avidesa Mac Pollo S.A. sobre los segmentos de su signo distintivo, por cuanto el lema solicitado se erige en una prolongación y extensión de su marca FIGURATIVA, cuyo objetivo propende por reforzar y realizar su publicidad, generando un cierto ambiente que facilite la recordación, identificación y valoración de la marca FIGURATIVA a la que se asocia al origen empresarial.

* Desconocer que la solicitante es propietaria de las partículas de marcas MAC/MC que le fueron reconocidas en 1984 y 2002 cuando se concedió por primera vez la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta), equivale a negar igualmente el dominio que le asiste sobre estas expresiones dentro del conjunto del lema comercial registrado, escindiendo ilegítimamente el derecho intelectual de Avidesa y mutilando así, toda aptitud distintiva que dicho lema pudiera tener.

* El argumento con que la SIC desestimó las oposiciones, referido a que las expresiones MAC/MC son supuestamente de uso común, debe ser descartado por cuanto Avidesa tiene mejor derecho, prioritario y preferente respecto a la referida expresión atomizada, al ser la primera que solicitó ante la Administración, en 1976, la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta).

* Avidesa, en derecho y en la práctica, es la legítima titular del sufijo MAC/MC, usado en este caso dentro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, constituyéndose a su turno el sufijo de la referencia en la partícula sustancial, especial, predominante y característica de la expresión registrada como marca y respecto de la cual existe un derecho de exclusividad que le asiste a la solicitante.

* El hecho de que existan reproducciones parciales del elemento MAC/MC en otras marcas, pero que componen de forma especial, esencial y predominante las marcas y lema comercial de Avidesa, no puede servir de excusa para que la SIC desconozca su notoriedad y, por tanto, se abstenga de reconocer y otorgarle el derecho de explotación y uso exclusivo sobre dichos prefijos.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

* De los documentos obrantes en el expediente, en lo relativo a la solicitud de registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, solicitado por Avidesa, se concluye que la SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

* Como se señaló en los actos administrativos demandados, la partícula MAC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar también sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás. Lo anterior, se evidencia en los registros de marcas vigentes que utilizan la partícula MAC en marcas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es sector alimenticio, y que pertenecen a diversos titulares.

* En tal virtud, no es posible como acertadamente se señaló a través de los actos administrativos ahora demandados otorgar exclusividad a ningún empresario sobre la expresión MAC, incluida en el lema debidamente concedido, en este u otro conjunto de marca en los que la carga distintiva sea determinada por otra expresión.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED...