PROCESO 51-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 83, literales a), b) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 81, 83, literales c) y d), 84, 118, 119, 122 y 128, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0397. Actor: Sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Marca: PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FAMILIAR FINANCIERA AVANCEMOS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 14 de julio de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: COOPERATIVA FINANCIERA AVANCEMOS.

   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.

   PROMOTORA JARDINES CEMENTERIO S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COOPERATIVA FINANCIERA AVANCEMOS, solicitó el 11 de abril de 1995 el registro como marca del signo mixto PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FINANCIERA AVANCEMOS, para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 417 de 24 de mayo de 2000, la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., presentó observaciones con base en los siguientes signos distintivos

         • Su marca mixta PORVENIR, registrada bajo el certificado No. 179496 y para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         • Los lemas comerciales USTED DECIDE PENSIONARSE CON PORVENIR O SIN PORVENIR y EN PENSIONES Y CESANTÍAS SÓLO HAY UNO.

         • Nombre comercial PORVENIR, depositado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de septiembre de 1993.

      3. La sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., presentó observaciones con base en las siguientes marcas:

         • Marca mixta PREVER A.R.P. COLSEGUROS, registrada bajo el certificado No. 178977 y para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         • Marca mixta PREVER A.R.P. COLSEGUROS, registrada bajo el certificado No. 236814 y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      4. La sociedad PROMOTORA DE JARDINES CEMENTERIO S.A., presentó observación con base en su marca mixta PREVER, registrada para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9777 de 22 de marzo de 2002, resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro solicitado.

      6. La sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS Y CESANTÍAS PORVENIR, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 5872 de 27 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

      8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 09530 de 7 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      9. La sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos mixtos PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FINANCIERA AVANCEMOS y PORVENIR son confundibles.

      2. Sostiene, que la Superintendencia ha negado varias veces signos idénticos al solicitado, con base en la marca PORVENIR (clases 16, 35 y 42). En este sentido, se debería aplicar el mismo criterio al presente caso.

      3. Argumenta, que el signo solicitado también es confundible con el nombre comercial PORVENIR, depositado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de septiembre de 1993.

      4. Aduce, que la marca PORVENIR es notoriamente conocida.

   3. La contestación de la demanda.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, conceptual y fonético.

      • Sostiene, que el signo solicitado es distintivo y, en consecuencia, es registrable.

      b. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

      En la relación de los documentos enviados por la corte consultante, no se encuentran las contestaciones de la demanda por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 83, literales a), b) y e), de la Decisión 344.

   Se interpretará la norma referida por el juez consultante. De oficio, se interpretarán los artículos 81, 83, literales c) y d), 84, 118, 119, 122 y 128 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 118

Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 119

La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

(…)

Artículo 122

Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

(…)

Artículo 128

El nombre comercial será...