PROCESO 57-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 57-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-0343. Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Marca: DEUTSCHE TELEKOM (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 7 de julio de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, celebraron un contrato de explotación, mediante el cual esta última recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentran los bienes de propiedad intelectual de TELECOM EN LIQUIDACIÓN.

   2. La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, solicitó el 16 de agosto de 1996 el registro como marca del signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 440 de 7 de enero de 1997, TELECOM EN LIQUIDACIÓN presentó observaciones con base en los siguiente signos:

      • Marcas TELECOM (mixtas), para amparar productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y registradas bajo los certificados Nos. 189566 y 189572.

      • Marcas TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO (denominativas), para amparar servicios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y registraba bajo los certificados Nos. 189569 y 189568.

      • Nombre comercial EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 06719 de 28 de febrero de 2001, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   5. La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, solicitó la revocatoria directa del anterior acto administrativo.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 38033 de 23 de noviembre de 2001, resolvió la solicitud en el sentido de confirmar la Resolución 06719 de 28 de febrero de 2001.

   7. De conformidad con lo expresado en la Resolución 07528 de 28 de febrero de 2002, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 06719 de 28 de febrero de 2001.

   8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 075528 de 28 de febrero de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar el acto administrativo impugnado y conceder el registro del signo solicitado.

   9. La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la Resolución N° 06719 de 28 de febrero de 2001 se encontraba en firme, ya que no se presentaron recursos en su contra.

   2. Sostiene, que al momento de expedirse la Resolución No. 07528 de 28 de febrero de 2002, ya se había decidido la solicitud de revocatoria directa y, en consecuencia, no era pertinente resolver un recurso de apelación que no fue presentado. Esto viola todas las normas del debido proceso.

   3. Arguye, que la marca solicitada para registro no es distintiva.

   4. Agrega, que los signos en conflicto son confundibles.

   5. Expresa, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha expedido resoluciones contradictorias para casos análogos.

   6. Argumenta, que el signo TELECOM no es genérico ni de uso común.

   7. Aduce, que el público consumidor podría pensar que los servicios prestados por los signos en conflicto poseen el mismo origen empresarial.

3. La contestación de la demanda.

   a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   • Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el derecho de defensa y el debido proceso.

   • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, y fonético.

   • Indica, que no se probó que la marca TELECOM fuera notoriamente conocida.

   b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

   La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, contestó la demanda de la siguiente manera:

   • Argumenta, que efectivamente no se presentó recurso de apelación contra la Resolución N° 06719 de 28 de febrero de 2001.

   • Sostiene, que la Resolución 07528 de 28 de febrero de 2002 no resolvió un recurso de apelación, sino que revocó de oficio la Resolución N° 06719 de 28 de febrero de 2001, de conformidad con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

   • Afirma, que la expresión TELECOM es genérica y de uso común para los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con éstos.

   • Aduce, que la palabra DEUTSCHE le otorga distintividad al signo solicitado para registro. Esta palabra evoca el origen alemán.

   • Agrega, que los productos de la clase 30 no tienen relación con el signo solicitado para registro.

   IV. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   V. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se solicitó el registro como marca del signo DEUTSCHE TELEKOM se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   En consecuencia, el Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículo 81, 83, literales a), b), d) y e), 84, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b)...