PROCESO 222-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 222-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 165, 166 y 167. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador. Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE. Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: "BATA" (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-5574.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 4702 S-TDCA-No.1, de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 31 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-5574.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE

Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Tercero interesado: PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 15 de noviembre de 1960 Gerardo Soria Zurita solicitó el registro de la marca BATA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 22 de junio de 1961 se concedió el registro de la marca BATA (mixta), bajo el título 249-61 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Gerardo Soria Zurita.

* El 9 de marzo de 1981 dicha marca fue transferida a favor de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA, bajo el título 5-81 la cual se encuentra vigente hasta el 22 de junio de 2016 de acuerdo con el título 4288-IEPI del 6 de septiembre de 2007.

* El 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.

* El 13 de febrero de 1985 el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la acción de cancelación solicitada por BATA LIMITED.

* El 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61.

* El 25 de noviembre de 2003 PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación a la acción de cancelación.

* El 2 de abril de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC mediante la cual resolvió rechazar la acción de cancelación por notoriedad presentada en contra del registro de la marca BATA (mixta).

* El 3 de mayo de 2004, BATA LIMITED presentó recurso de reposición en contra de la resolución s/n de 12 de abril de 2004.

* El 21 de septiembre de 2004 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación al recurso de reposición presentado por BATA LIMITED.

* El 20 de diciembre de 2007 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC en la cual se resolvió rechazar el recurso de reposición y confirmar la resolución de 2 de abril de 2004 emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

* El 28 de abril de 2008, la sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 con sede en Quito, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la resolución s/n emitida por la Primera Sala de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de 20 de diciembre de 2007 dentro del trámite 03-514 AC.

* El 20 de octubre de 2008 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El 23 de octubre de 2008 el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contestó la demanda contenciosa administrativa.

* Mediante providencia de 30 de septiembre de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que: "La resolución por un lado indica en su considerando cuarto que la legislación que hay que aplicar es la vigente a la época de solicitud de la marca pirata, es decir al 15 de noviembre de 1960 y reconoce que a esa época no existía en Ecuador legislación comunitaria ni el país se había adherido al Convenio de París, sin embargo la misma resolución termina finalmente aplicando el art. 6bis del Convenio de París".

- Afirma que: "El Comité no supo en su resolución qué normas aplicar y además se olvidó de principios generales del derecho, como si la Propiedad Industrial fuese una rama aislada y autosuficiente, que se vale y basta por sí misma, cuando en realidad el derecho es uno solo, que se complementa e integra".

* Argumenta que: "lo que debió haber hecho el Comité a falta de ley que regule la notoriedad a 1960 era determinar si existían normas aplicables a casos análogos (que de hecho a esa época no existían) y no habiéndolas, debió acudir a los que eran principios de derecho universal a noviembre de 1960".

* Alega que "para el mes de noviembre de 1960 en que se solicita el registro pirata de BATA (mixta) en Ecuador, existían ya 49 países que eran miembros del convenio de París gran mayoría de ellos formaban parte de las economías más importantes a esa época, e inclusive, dentro de ellos se encuentran varios países de América, tales como Brasil, Cuba, México y República Dominicana, países que adoptaron el Convenio en 1884, 1904, 1902 y 1890 respectivamente".

* Precisa que "solo en la década de los años 60 en que Plásticos Soria obtuvo el registro fraudulento de la marca, 24 nuevos países se adhirieron al Convenio de París, y hoy en día, todos los países de Sudamérica forman parte de dicho Convenio, para llegar a un total de 172 estados contratantes a nivel mundial".

* Afirma que "a noviembre de 1960, no sólo que existía el Convenio de París con sus esfuerzos por crear un marco mínimo de protección a la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones sobre notoriedad de marcas ya han sido comentadas y citadas en párrafos anteriores, sino que varios países del mundo protegían a las marcas notorias".

* Manifiesta que: "el registro no autorizado de una marca notoria internacional por parte de un tercero, es un verdadero acto de piratería que contraviene los principios generales del derecho de la buena fe, las buenas costumbres, el enriquecimiento lícito y el respeto al derecho de terceros, de ahí que se convierte en un acto lícito".

* Comenta que: "los principios generales del derecho han sido suficientes en varios países del mundo y lo deben ser también en Ecuador, para otorgar una protección especial a la marca notoria, no registrada localmente (...) aún más, la figura de la notoriedad era también ya parte de los principios de derecho universal para 1960, ya que el tema se había discutido extensamente a nivel internacional, al punto de que en la revisión de la Haya del Convenio de París en 1925 ya se incluyó el art. 6bis sobre la protección a la notoriedad y para el año 1960 ya se habían adherido a dicho convenio 49 países".

* Alega que: "en el considerando cuarto de la resolución administrativa que impugno, indica "si hubiéramos tenido que aplicarlo" refiriéndose al art. 6bis del Convenio de París (vigente en Ecuador recién desde 1999) como si se tratara de un supuesto, pero finalmente lo termina aplicando e indica que como supuestamente no se ha demostrado la notoriedad de la marca en Ecuador en 1960, la acción de cancelación no procede".

* Considera que: "se debía aplicar las normas vigentes en Ecuador a la época en que se inició el proceso de acción de cancelación, dichas normas tutelan la notoriedad adquirida de una marca ya sea en Ecuador, en el comercio subregional o inclusive la notoriedad únicamente alcanzada en el exterior, así sea la marca desconocida en el país".

* Alega que: "el art. 6bis del Convenio de París y el art. 16 de los ADPIC si bien son normas relevantes como un marco general y mínimo de protección a las marcas notorias, sin aún más limitados en el campo de protección, ya que establecen la necesidad de que la marca sea notoriamente conocida en el país que se reclama la protección, notoriedad por cierto que puede existir por la mera publicidad de la marca que traspasa fronteras, sin necesidad de uso".

* Afirma que: "las pruebas que se aportaron en la instancia...