PROCESO 222-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 222-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 3025-2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de noviembre de 2005.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte demandada es el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. Se considera como tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.

2. Acto demandado

   La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: 1484-1999/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 1999, que resolvió revocar la Resolución No. 5705-1999/OSD-INDECOPI de 20 de mayo de 1999 y otorgó el registro de la marca de servicio “STARCOM MEDIA SERVICES” solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 38[1] de la Nomenclatura Oficial.

   2. El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc, solicitó el registro de la marca de servicio STARCOM MEDIA SERVICES para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. presentó observaciones a la solicitud referida y, luego del trámite pertinente, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 5705-1999-OSD-INDECOPI de 20 de mayo de 1999 y denegó el registro de la marca solicitada, por considerar, fundamentalmente, que a pesar de no haberse acreditado la notoriedad de las marcas de la empresa demandante, el signo solicitado resultaba confundible con las marcas registradas a nivel gráfico y fonético, existiendo conexión competitiva entre los servicios de esparcimiento de la clase 41 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

   4. La resolución mencionada fue apelada por la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución No. 1484-1999/TPI-INDECOPI que revocó la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y otorgó el registro del signo solicitado por considerar “que si bien existe similitud o conexión competitiva entre algunos de los servicios a distinguir, dadas las diferencias fonéticas y gráficas de las marcas en conflicto, éstas pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial”.

   5. La sociedad actora demandó ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en “ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, (…) a fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolución 1484-1999/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999”. La Sala referida emitió la sentencia A.V. Nº 209-2000 de 23 de abril de 2002 en la cual declaró infundada la demanda y ésta fue apelada por STARMEDIA NETWORK, INC ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

   2. Demanda

      STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en New York, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Indica la actora que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES “resulta ser muy similar, en cuanto a su aspecto gráfico y fonético (auditivo), a nuestras marcas registradas (...)”. Afirma que “al haberse concedido el registro de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de la misma calidad y garantía ofrecida por nuestra sociedad, situación que como es evidente no se da”.

      Asevera que “Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada a registro, distingue servicios de la clase 41 que guardan estrecha vinculación con los servicios comprendidos en al clase 38 de la Clasificación Internacional”.

      Añade que “cualquier consumidor medio podría asociar que el servicio distinguido con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, es prestado por nuestra sociedad, debido a que esta marca resulta ser muy semejante a nuestra marca STARMEDIA”, pues las partículas que forman STAR y MEDIA forman parte esencial de su denominación STARMEDIA.

      La actora realiza una interpretación de normas internas del Código Procesal Civil y de decretos de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto, considera la violación de éstos artículos.

      Concluye manifestando que el signo STARCOM MEDIA SERVICES no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, pues es muy similar a la marca STARMEDIA, “que de coexistir ambas en el mercado, nos puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca, causándonos además un daño económico y comercial injusto”.

   3. Contestación a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de sus apoderados, da contestación a la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

      Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta, principalmente, que “(…) la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ y ‘STARMEDIA’ y ‘STARMEDIA’ y logotipo cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor”.

      Señala que “(…) es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor una impresión distinta, como ocurre principalmente en este caso”.

      Respecto al carácter engañoso de la marca solicitada, observa que, “(…) para que esta causal sea aplicable debería tratarse de un signo que proporcione una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se produce en el caso de la marca “STARCOM MEDIA SERVICES”, porque la misma no alude a ninguna calidad, característica o aptitud del producto o servicio”.

      Con relación a los servicios que amparan las marcas en conflicto manifiesta que “(…) la marca STARCOM MEDIA SERVICES no ha sido solicitada para la clase 38 de la Nomenclatura Oficial sino para la clase 41, por lo que resulta pertinente referirse a los términos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38. Asimismo, durante el procedimiento administrativo se acreditó, con la búsqueda de antecedentes correspondiente, que el término SERVICE se encuentra incluido en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares en la misma clase 41 de la Nomenclatura Oficial.”.

      Determina, en el mismo sentido, que “la conclusión a la que se debe llegar a la luz de las búsquedas de antecedentes de marcas registradas en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, es que los términos muy usados en la conformación de varias marcas resultan ser términos débiles para indicar el origen empresarial de un producto o servicio, tal como sucede precisamente con los mencionados.”.

      Realiza, finalmente, un análisis de normas internas del Código Procesal Civil, estableciendo una relación con las normas supuestamente violadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   4. Tercero interesado

      La empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC., con domicilio en Lima, Perú, comparece a través de apoderado y da contestación a la demanda.

      Hace un análisis de verificación de los criterios doctrinarios para determinar la existencia de similitud entre los productos en cuestión:

      Indica que las marcas en litigio distinguen servicios ubicados en clases distintas de la Nomenclatura Oficial, “(…) que los servicios que distinguen las marcas en litigio poseen diferentes canales de comercialización puesto que ofrecen por empresas diferentes, en un caso colegio, institutos o universidades y por el otro, empresas especializadas en proveer un servicio específico...