PROCESO 81-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 81-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: WARNER LAMBERT COMPANY.

Patente: “COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN”.

Expediente Interno Nº 2006-0006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 26 de mayo de 2010, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de siete (7) de julio de 2010.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY plantea que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas Nos. 3772 de 24 de febrero de 2005 y 18001 de 27 de julio de 2005, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó, en consecuencia, el privilegio de patente de invención para “COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN”, solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 14 de mayo de 1999, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY presentó solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN”.

      - Efectuado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

      - El 25 de octubre de 2001, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó oposición, alegando la falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud en referencia.

      - El 2 de abril de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY respondió a la oposición presentada.

      - Efectuado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, se requirió a la peticionaria para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

      - El 3 de noviembre de 2004, la solicitante atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo de reivindicaciones.

      - El 24 de febrero de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3772 por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó, en consecuencia, el privilegio de patente de invención para “COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN GABAPENTINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN”, solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

      - El 5 de abril de 2005, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 3772.

      - El 27 de julio de 2005, la Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 18001, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3772.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - ”Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención (…) SÍ reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención (…)”.

      - “(…) nuestra solicitud si (sic) cumplió con los requisitos de patentabilidad, puesto que a la luz de las anterioridades D1 a D6 el hecho de que en nuestra invención se utilicen compuestos existentes en el arte previo no significa que no se pueda llegar a través de éstos a una materia diferente, resultado de una formulación o combinación específica que para nuestro caso es el evitar que las formulaciones sólidas de aminoácidos cíclicos como la gabapentina y pregabalina formen indeseables lactamas, este efecto indeseable se soluciono (sic) de manera ingeniosa adicionando un humectante de glicol de cadena corta tal como etilenglicol, propilenglicol, butilenglicol o sorbitol y no se debe utilizar humectantes como glicoles de cadena larga por ejemplo porque aceleran la reacción de deshidratación entre el grupo amino y el carboxilo de la molécula de gabapentina o pregabalina (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) en el examen de fondo y en los actos administrativos acusados se cuestionó por parte de la oficina nacional competente (…) la falta de nivel inventivo lo cual permite concluir sobre la no violación por parte de esta Entidad de la norma comunitaria contenida en el artículo 16 de la Decisión 486 y aducida por la demandante, habida cuenta que en el examen de fondo se objetó el nivel inventivo de la solicitud en debate por encontrarse afectado directamente por la materia revelada en las anterioridades que se señalan y los condicionamientos usuales del oficio”.

      - “Tampoco hay lugar a la violación del artículo 18 de la Decisión 486, habida cuenta que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo como se expuso de manera clara y precisa en la actuación administrativas (sic) y en el contenido de los actos administrativos acusados encontrándose los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad reivindicada y relacionados con la materia contenida en la solicitud de patente de invención así: IE 65291, EP 0458751, US 5091184 y US 4126684 lo que permite inferir que indudablemente afectan la novedad y nivel inventivo de la solicitud”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., considerara como tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos:

      - “(…) ha fallado el demandante en demostrar la presencia de las dos condiciones establecidas, pues, pese a haber transcrito algunas interpretaciones prejudiciales emitidas sobre asuntos absolutamente disímiles, y a invocar la tesis según la cual ‘aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona versada en la materia’, lo cierto es que la misma no resulta de manera alguna extrapolable a una formulación convencional como la reivindicada”.

      - “Se demostró en el escrito de oposición y así fue acogido por la SIC, que la solicitud de patente alemana DE 3928183 A1, publicada el 28 de febrero de 1991, cuyo título en español equivale a ‘Aminoácidos libres de lactama’, revela un proceso para la preparación y formulación de aminoácidos cíclicos estables y puros –incluyendo Gabapentina- sustancialmente libres de Lactama”.

      - “(…) es conocido el proceso para preparar aminoácidos cíclicos, estables y puros, sustancialmente libres de Lactama. Esto aniquila el problema que el solicitante atribuye a Gabapentina, y desde luego, resta cualquier novedad y altura inventiva a las composiciones pretendidas y al supuesto resultado de reducir la presencia de Lactama en formulaciones galénicas”.

      - “(…) aunque resulte evidente que el documento japonés de patente que fue mencionado en la oposición (…) no hace referencia específica al mismo principio activo que se debate en este caso, se ha demostrado que el nivel inventivo del proceso de preparación reivindicado se ve afectado por el conocimiento de la utilización de Baclofeno para los mismos efectos pretendidos (…)”.

      - “(…) la publicación europea EP 0 458751 A 1 de 17/05/1991 (…) revela un método de suministro de aminoácidos cíclicos, incluyendo Gabapentina”.

      - “(…) la patente US 4,952,560 anticipa la incorporación de humectantes convencionales para idénticos efectos a aquéllos pretendidos en la solicitud de patente cuya validez se debate en este expediente (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión...