PROCESO 221-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 221-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 534-2014. Actor: PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C. Infracción de derechos de propiedad industrial.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 298-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 30 de octubre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 534-2014.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de diciembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   CRANE CO.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 16 de marzo de 2007, mediante Resolución No. 004741-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción por infracción interpuesta contra la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., prohibiendo a dicha sociedad “(…) el uso de la denominación CRANE, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir válvulas correspondientes a las clases 06; 07 y 11 de la Clasificación Internacional, precisándose que dicha prohibición incluye la de mantener en depósito, importar, exportar y/o comercializar en forma no autorizada productos de dichas clases distinguidos con tal signo”.

   2. El 21 de octubre de 2008, la sociedad CRANE CO., formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., al amparo de sus marcas denominativas y mixtas CRANE para distinguir productos incluidos en las clases 6 (Registro No.117229), 7 (Registros Nos. 111445 y 23529), y 11 (Registro No. 108279) de la Clasificación Internacional de Niza; solicitó medida cautelar de cese de uso y, además, pidió que se declare fundada la denuncia, imponiéndose una multa a la denunciada, el pago de una indemnización por el perjuicio causado, y el pago de las costas y costos del procedimiento.

   3. La denunciante manifestó ser titular de las marcas referidas y que la denunciada “(…) viene publicitando en su página web: www.proinsaperu.com que comercializa productos de las clases 06, 07 y 11 con la marca ‘CRANE’ (…)”, lo que podría inducir a confusión al público consumidor.

   4. El 23 de noviembre de 2009, mediante Resolución No. 003254-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la denuncia.

   5. El 09 de diciembre de 2009, la sociedad CRANE CO.¸ presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo.

   6. El 06 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1181-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 003254-2009/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, decidió lo siguiente: “i) Declarar fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial; ii) Prohibir el uso de los signos CRANE y/o CRANE y Logotipo, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir válvulas; debiendo precisarse que dicha prohibición incluye la promoción de productos efectuada a través de internet; iii) Sancionar a Proinsa Representaciones S.A.C. con una multa de 64 UIT”.

   7. La sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución.

   8. El Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, declaró fundada la demanda.

   9. El 10 de junio de 2012, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Segunda Sala Contencioso Administrativo Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 01 de julio de 2013, confirmó la sentencia apelada.

   11. El INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior sentencia.

   12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   13. Manifiesta, que basta que los productos identificados con una marca hayan sido previa y exclusivamente adquiridos del propio titular de dicha marca y/o de su distribuidor autorizado, para que tal comercialización sea lícita. Por lo tanto, tal y como lo determinó la primera instancia del INDECOPI, la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., adquirió los productos de tal forma, y el uso de la marca en la Web fue tan sólo a título informativo; se desconoció el derecho al debido proceso al no valorar dichas pruebas en segunda instancia.

   14. Agrega, que están totalmente en desacuerdo con la sanción impuesta, ya que los productos de marca CRANE fueron adquiridos lícitamente.

   15. Sostiene, que en el presente caso no es necesario realizar el examen de riesgo de confusión, en cuanto nunca se infringieron los derechos de propiedad industrial de la sociedad CRANE CO.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI.

   16. Sostiene, que no se acreditó en sede administrativa que los productos fueran adquiridos lícitamente. Por lo tanto, no hubo una vulneración al derecho al debido proceso; la publicación de los mismos en la página web se traduce en una flagrante violación a los derechos de propiedad industrial.

   17. Afirma, que ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son cumplidos por la demandante.

   18. Adiciona, que los productos que comercializaba la demandante no son originales, ya que no fueron introducidos en el comercio por el titular de las marcas, ni por persona autorizada, o económicamente vinculada.

       Por parte de CRANE CO.

   19. Tal y como se observa en la sentencia la signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, expedida por el Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, la sociedad en mención fue declarada rebelde por no contestar la demanda.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   20. El Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que según la teoría del agotamiento del derecho de marca no se requiere que los productos distinguidos con una marca y que una persona comercialice, hayan sido previamente adquiridos o comprados al propio titular de dicha marca y/o su distribuidor autorizado; para que dicha comercialización sea lícita, es suficiente que los productos hayan sido introducidos en el comercio por su titular y/o con su consentimiento, tal como ha sucedido en el presente caso (existen pruebas, tales como “certificación de distribuidor autorizado expedido por Crane Fluid System a favor de la empresa Fiorella Representaciones y otras empresas de las que la demandante habría adquirido productos con la marca Crane”).

   21. Adicionalmente, señaló que no es razonable, y por lo demás, constituye una restricción al libre comercio, pensar que la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., debiera exigir a su proveedor un comprobante de la procedencia del producto o la autorización del proveedor para ofrecer en venta dicho producto.

   22. Finalmente, arguyó que la sociedad demandada obró en todo momento de buena fe: Primero, al indicar en su página web que es una “empresa dedicada a la importación y comercialización de válvulas industriales y productos afines; (…)”.

       4. Recurso de apelación.

   23. El INDECOPI, en el escrito del recurso de apelación reiteró...