PROCESO 65-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literales a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-0155. Actor: PEPSICO, INC. Marca: DORI (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de julio de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: PEPSICO, INC

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA

   SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA, solicitó el 25 de abril de 2002 el registro como marca del signo mixto DORI, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 521 de 30 de octubre de 2002, la sociedad DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó oposición con base en su marca denominativa DORE, registrada bajo el certificado No. 112556 y para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y la sociedad PEPSICO, INC, con base en sus marcas DORITOS (denominativas y mixtas), registradas para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y también con base en solicitudes de registro marcario (signos denominativos y mixtos), para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. De oficio, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró la existencia de la marca mixta DORIA, registrada bajo el certificado No. 111324 y para amparar productos de la clase 30, a nombre de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 11707 de 29 de abril de 2003, resolvió declarar infundada la oposición presentada por PEPSICO, INC, fundada la presentada por DES PRODUITS NESTLE S.A., y negar el registro solicitado.

      5. Las sociedades DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA y PEPSICO, INC, presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 029589 de 21 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder los recursos de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 33380 de 27 de noviembre de 2003, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad PEPSICO, INC, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos DORI y DORITOS son confundibles.

      2. Sostiene, que los productos amparados por el signo DORI tienen estrecha relación con los amparados por la marca DORITOS para las clases 29 y 30.

      3. Argumenta, que el consumidor podría pensar que los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.

      4. Aduce, que la marca DORITOS es notoriamente conocida, y que para demostrar este hecho presentó diferentes pruebas.

      5. Indica, que el registro del signo DORI se debió negar con fundamento en la oposición presentada por la sociedad PEPSICO, INC.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que el signo DORI es confundible con los signos DORE y DORIA, en relación con los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y gramatical.

         • Sostiene, que entre el signo DORI y DORITOS no existe confundibilidad. Por lo tanto, no es pertinente determinar la conexión entre los productos que amparan.

         • Indica, que la alegada notoriedad de la marca DORITOS no afecta el registro del solicitado, ya que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.

      2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

         • Por parte de la sociedad DORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA.

         Mediante curador ad-litem contestó la demanda de la siguiente manera:

         …en mi calidad de curador Ad – Litem, me atengo a lo probado en el proceso.

         (…)

         • Por parte de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

         Aunque fue notificada de la demanda mediante el auto de 11 de octubre de 2004, en los documentos que remite la corte consultante no se encuentra la contestación a la demanda.

         • Por parte de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.

         Aunque tiene interés directo en las resultas del proceso, no fue notificada mediante el auto de 11 de octubre de 2004.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante no solicitó las normas a interpretarse, pero informó que la parte actora invocó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De conformidad con lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486. También interpretará de oficio los artículos 134, 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(...)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier...