PROCESO 048-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 048-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 12, 13 literal d) y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: PELÍCULAS COMBUSTIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE, COMPUESTAS POR PULULAN Y UN AGENTE FARMACÉUTICO.

Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

Proceso interno N° 2005-0233.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0233;

El auto de 9 de junio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   1. El 18 de enero de 2000, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicitó la patente de invención denominada “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE, COMPUESTAS POR PULULAN Y UN AGENTE FARMACÉUTICO”. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 494 de 24 de julio de 2000, no se presentaron observaciones.

      Dicha solicitud de patente es divisional de la solicitud Nº 99060702 radicada el 24 de septiembre de 1999, por lo tanto, se beneficia de la citada fecha de presentación.

      En la misma solicitud, se reivindicó la prioridad de la patente 60/101.798 presentada en los Estados Unidos de América el 25 de septiembre de 1998, la que, además, fue reivindicada en el expediente madre 99-060702.

   2. Por Resolución Nº 25907 de 21 de octubre de 2004, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, se negó el privilegio de patente de invención a “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE, COMPUESTAS POR PULULAN Y UN AGENTE FARMACÉUTICO” ya que las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo debido a que se encontraron otras anterioridades, a saber: US 3803300 de 9 de abril de 1974, US 5629003 de 13 de mayo de 1997, US 5700478 de 23 de diciembre de 1997, EP 0781546 de 2 de julio de 1997 y US 4562020 de 31 de diciembre de 1985.

   3. Contra dicha Resolución, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 4438 de 28 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   En su demanda, la actora, manifiesta que:

   1. Las reivindicaciones 1 a 11 de su patente “se refieren a una composición en forma de una película comestible que comprenden pululan y un agente farmacéutico”.

   2. La Superintendencia de Industria y Comercio “descalifica las investigaciones y ensayos que realizan los laboratorios nacionales y extranjeros, en concreto mi representada, en busca de nuevos productos y formulaciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios, respecto de la higiene de la cavidad oral, ya que se indica que tales ensayos pueden ser realizados por cualquier persona normalmente versada en la materia, pues pasarían a ser simples prácticas de laboratorio convencionales con elementos ya conocidos (…)”. En la prioridad de la solicitud de patente que ya fue concedida en Estados Unidos se determina que dicha patente “reúne los requisitos legales para ser concedida (…)”. Además, que la patente mencionada también fue concedida en otros países.

   3. Al señalar que tanto Estados Unidos como Colombia forman parte del Convenio de París y que éste al igual que el artículo 9 de la Decisión 486 consagran la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad por lo que “Una solicitud presentada en Colombia dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que fue presentada la solicitud inicial de patente en Estados Unidos se entenderá, bajo cualquier circunstancia, que es igualmente novedosa que la primera y en consecuencia también será protegida mediante el otorgamiento del privilegio de patente de invención en el correspondiente País Miembro”.

   4. El objetivo de la patente “es producir una película consumible adaptada para disolverse en la boca de un consumidor caracterizada porque dicha película comprende una sola capa que incluye pululan y al menos un agente farmacéutico, con dicha composición se pretende presentar una forma alternativa y efectiva de proporcionar principios activos de una manera eficaz en forma de película, para suministrar medicamentos de una forma práctica y amigable, porque no requiere líquidos para poder ingerir, ni causa inconvenientes en la (sic) momento de la formulación de la mezcla con el o los principios activos que se le desean incorporar a la película que incluye pululan”.

   5. Al referirse a dos de las anterioridades sostiene que “es necesario llevar a cabo cierto grado elevado de experimentación para poder confirmar estos parámetros, como sería el caso de agregarle a una composición cantidades indiscriminadas de cualquier adyuvante principal o cualquier sustituto de un adyuvante sin ninguna investigación con el argumento de que son lo mismo y eso no altera nada la composición final”.

   6. Después de hacer un análisis de las demás anterioridades afirma que “las composiciones aquí descritas en la presente invención, así obtenidas poseen una disolución particular, característica que no tiene ninguna de las diferentes anterioridades citadas y no hubiera sido posible predecir o deducir su composición particular a priori ni predecir su actividad y comportamiento físico-químico sin una previa experimentación adecuada”.

   7. Finalmente, argumenta que las Resoluciones impugnadas violaron los artículos 14, 16 inciso 2 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando:

   1. Que, la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…) las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en la solicitud de patente presentada (…) adolece de los requisitos de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (…) existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Warner Lambert Company, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

   2. Que, no violó el artículo 16 de la Decisión 486 ya que “en el examen de fondo y en los actos administrativos acusados se cuestionó por parte de la oficina nacional competente (…) la falta de nivel inventivo lo cual permite concluir sobre la no violación por parte de esta Entidad de la norma comunitaria contenida en el artículo 16 de la Decisión 486 (…)”.

   3. “Tampoco hay lugar a la violación del artículo 18 de la Decisión 486, habida cuenta que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo como expuso en forma clara y precisa en la actuación administrativas (sic) (…) encontrándose los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad reivindicada y relacionados con la materia contenida en la solicitud de patente de invención así: US 3803300, US 5629003, US 5700478, EP 0781546 y US 4562020 lo que permite inferir (…) indudablemente que para una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera logrado la lámina comestible que se reivindica”.

   4. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas dentro del proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 18 de enero de 2000, sin embargo, al ser una solicitud de patente divisional de la solicitud Nº 99060702 radicada el 24 de septiembre de 1999, se beneficia de esta fecha de presentación. Por lo tanto, al ser la Decisión 344 la que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, corresponde interpretar los artículos 1, 2, 4, 12, 13 literal d) y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión...