PROCESO 71-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 71-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A.

Marca: “CARIBIA” (denominativa).

Expediente Interno N° 2004-0298.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de nueve (9) de junio de 2010.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: la sociedad PPG. INDUSTRIES OHIO, INC.

2. Actos demandados

   La sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 30537 de 29 de octubre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CARIBIA” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PPG. INDUSTRIES OHIO, INC.

   - Resolución No. 00663 de 27 de enero de 2004, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 3836 de 26 de febrero de 2004, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 30537 de 29 de octubre de 2003.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 24 de abril de 2003, la sociedad PPG. INDUSTRIES OHIO, INC. solicitó el registro del signo “CARIBIA” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 de 27 de junio de 2003.

3. La sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. presentó oposición con base en el registro de la marca “CARIBE” (denominativa) en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Alegó también que el consumidor podría considerar que la marca “CARIBIA” hace parte de la familia de marcas “CARIBE”, de su propiedad.

4. El 29 de octubre de 2003, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30537, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CARIBIA” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PPG. INDUSTRIES OHIO, INC.

5. El 2 de diciembre de 2003, la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 30537.

6. El 27 de enero de 2004, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 00663, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

7. El 26 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 3836, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 30537, quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) de la impresión de conjunto despertada por los signos CARIBE y CARIBIA, estos signos guardan grandes similitudes en el campo visual, fonético y conceptual, similitudes que pueden inducir al público consumidor a error o confusión cuando los signos se encuentre (sic) en un mismo mercado identificando los mismos productos de la clase 19 de la clasificación internacional”.

      - “(…) la fonética de la expresión CARIBIA es evocativa de la palabra CARIBE, en tanto ella es concebida como una expresión asociada a la palabra en Inglés que traduce CARIBE, significado que debe ser reconocido como ampliamente difundido dentro del mercado colombiano en razón a la influencia del idioma Inglés en la vida educativa, comercial y cultural de nuestra sociedad”.

      - “La marca cuyo registro se impugna CARIBIA distingue: láminas y hojas de cristal planas, alisadas y de color, productos de construcción que están comprendidos dentro de los mismos productos de la clase 19 (…) en que Cementos del Caribe tienen (sic) registrada su marca y relacionados con los servicios de construcción de la clase 37 en la cual también tienen (sic) registradas sus marca (sic)”.

      - “El consumidor, al ver la marca CARIBIA dentro del mercado como distintiva d (sic) productos dirigidos al sector de la construcción, podrá considerar que la misma hace parte de la familia de marcas CARIBE de Cementos del Caribe, dada la fuerte evocación que hace la marca impugnada del vocablo CARIBE”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) ambas marcas son nominativas, llegando a la conclusión de que en el presente caso (…) no pueden desmembrarse ninguno de los signos por no existir componente genérico o descriptivo entre las expresiones verbales, ‘CARIBIA’ y ‘CARIBE’ (…)”.

      - “(…) la marca solicitada está estructurada por SIETE letras cuya composición es TOTALMENTE diferente respecto de la marca opositora, que consta de SEIS letras, situación que le da la suficiente distintividad, concluyéndose que desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”.

      - “Tampoco se puede alegar similitud de orden fonético y/o ortográfico capaz de inducir a error al público consumidor en tanto que cada una tienen una pronunciación particular y diferente y las coincidencias ortográficas en que incurren no son suficientes para llevar a error, haciéndolas inconfundibles ya que la escritura y pronunciación del conjunto total de palabras que las conforman son suficientemente distintivas”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad PPG. INDUSTRIES OHIO, INC., considerada como tercero interesado, de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de junio de 2010.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial. No indica expresamente qué normas se requiere en interpretación, sin embargo, menciona al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como invocado por la parte actora como violado.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CARIBIA” (denominativo) fue presentada el 24 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o...