PROCESO 32-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 32-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 48 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0003. Actor: Sociedad PFIZER INC. Patente: “SAL MESILATO TRIHIDRATO DE 5-(2-(4-(1,2-BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL)ETIL)-6-CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de junio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de abril de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad PFIZER INC.

   Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La sociedad PFIZER INC, solicitó el 28 de abril de 1997 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “SAL MESILATO TRIHIDRATO DE 5-(2-(4-(1,2-BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL)ETIL)-5-CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA”.

      2. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 07928 de 14 de marzo de 2002, decidió negar la patente de invención solicitada.

      3. La sociedad PFIZER INC, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 21757 de 15 de julio de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      5. La sociedad PFIZER INC, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad.

      2. Sostiene, que la solución técnica propuesta es inesperada y, en consecuencia, goza de nivel inventivo.

      3. Manifiesta, que el objeto de la solicitud de patente tiene nivel inventivo en relación con los documentos citados con anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio (EP 0281309 y EP 0584903).

      4. Expresa, que ninguno de dichos documentos sugiere a una persona versada en la materia la forma de llegar de manera evidente al objeto reivindicado.

      5. Alega, que la Superintendencia de Industria y Comercio, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que el uso de herramientas conocidas per se implica una falta de nivel inventivo. Las herramientas disponibles en el estado de la técnica, dan algunas guías para la preparación de sales hidratadas de compuestos, pero sólo hasta que se llevan a cabo procedimientos específicos se da el entorno indicado para la obtención de una sal hidratada específica.

      6. Manifiesta, que la Superintendencia fundamenta la supuesta falta de nivel inventivo en hechos que no son correctos.

      7. Considera, que la Superintendencia no tuvo en cuenta que en Ecuador y Perú se concedieron patentes para el mismo invento.

      8. Indica, que la Superintendencia de Industria y Comercio no motivó adecuadamente los actos administrativos expedidos.

   3. La contestación de la demanda.

      la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que si bien el hecho de utilizar herramientas conocidas puede llevar a resultados inesperados y no obvios, no necesariamente es así. Esto es concordante con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. Manifiesta, que el problema técnico que se pretende resolver es obvio partiendo de las anterioridades EP 0281309 y EP 0584903 y, por lo tanto, no se cumplió con el requisito del nivel inventivo.

      3. Agrega, que no se está haciendo un avance valioso, ni se está aportando algo diferente a lo conocido por cualquier persona medianamente versada en la materia.

      4. Señala, que el objeto de la solicitud de patente ya es conocido en el estado de la técnica, de conformidad con las anteriores mencionadas y, en consecuencia, no se cumplió con el requisito de novedad.

      5. Indica, que las resoluciones demandadas fueron debidamente motivadas.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “SAL MESILATO TRIHIDRATO DE 5-(2-(4-(1,2-BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL)ETIL)-6-CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA”.

   Asimismo, se interpretará el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa procesal vigente al momento de expedirse las resoluciones demandadas. Igualmente, se interpretará, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 48

Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

(…)

Disposición Transitoria Primera.

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos de patentabilidad.

3. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

4. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

5. El trámite de la solicitud de patente: el examen de patentabilidad. El acto administrativo que concede o deniega una patente y su relación con el examen definitivo de patentabilidad.

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. La solicitud del otorgamiento de la patente de invención titulada “SAL MESILATO TRIHIDRATO DE 5-(2-(4-(1,2-BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL)ETIL)-6-CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA”, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de...