PROCESO 55-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 55-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-0014. Actor: CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ Y LINA MARCELA MONTOYA RAMÍREZ. Marca: COCOA REPUBLIC (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de junio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de mayo de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ

   LINA MARCELA MONTOYA RAMÍREZ.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: BANANA REPUBLIC (Itm) INC.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ, solicitó el 14 de marzo de 2005 el registro como marca del signo mixto COCOA REPUBLIC, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 551 de 29 de abril de 2005, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 28050 de 26 de octubre de 2005, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca mixta BANANA REPUBLIC, registrada a nombre de la sociedad BANANA REPUBLIC (Itm) INC, y para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El señor CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 016136 de 20 de junio de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 28897 de 30 de octubre de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. Los señores CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ y LINA MARCELA MONTOYA, interpusieron ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiestan, que los signos en conflicto no son confundibles.

      2. Sostienen, que la palabra REPUBLIC es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. Argumentan, que los signos en conflicto tienen una clara diferencia conceptual. El significado de COCOA y BANANA es abiertamente disímil.

      4. Agregan, que el término BANANA REPUBLIC significa en español REPÚBLICA BANANERA. Es un término despectivo con el cual los norteamericanos se refieren a los países latinoamericanos y del Caribe. En este sentido, la diferencia conceptual es absoluta.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético.

         • Sostiene, que los signos en conflicto pueden generar error en el público consumidor, ya que se podría pensar que los productos provienen del mismo empresario o de empresas con vinculación económica entre sí.

         • Manifiesta, que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase internacional.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         De conformidad con el Oficio 1966 de 29 de octubre de 2009, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad BANANA REPUBLIC (Itm) INC, no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   De conformidad con la solicitud del juez consultante, se interpretarán los artículos 134, 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará, de oficio, el artículo 150 de la Decisión 486 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

4. Palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de un signo marcario. La marca débil.

5. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto COCOA REPUBLIC. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en...