PROCESO 42-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 42-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00218. Actor: GASEOSAS LUX S.A. Marca: ROCKSTAR (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de junio de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: GASEOSAS LUX S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: RUSELL G. WEINER.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad GASEOSAS LUX S.A., es titular de la marca denominativa ROCK, registrada bajo el certificado No. 99211 y para amparar los siguientes productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas

   2. El señor RUSSELL G. WEINER, solicitó el 23 de marzo de 2005 el registro como marca del signo denominativo ROCKSTAR, para amparar bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, no se presentaron oposiciones.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27557 de 24 de octubre de 2005, resolvió conceder el registro solicitado.

   5. La sociedad GASEOSAS LUX S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante GASEOSAS LUX S.A. soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético e ideológico.

   2. Sostiene, que los signos en conflicto se encuentran compuestos por palabras en idioma inglés, cuyo significado es ampliamente conocido.

   3. Argumenta, que los signos en conflicto evocan la misma idea para identificar productos de la misma clase.

   4. Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el examen de registrabilidad del signo solicitado.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético.

   2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que los signos en conflicto provienen del idioma inglés y son conocidos por el público consumidor. ROCKSTAR hace referencia a una persona de farándula, mientras que ROCK significa roca. El género de música se denomina ROCK AND ROLL.

      • Manifiesta, que las palabras ROCK y STAR son comúnmente usadas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo solicitado para registro se compone, de manera distintiva, de estas dos palabras.

      • Argumenta, que los productos identificados por los signos en conflicto son de diferente naturaleza. No existe conexión competitiva entre ellos.

      • Aduce, que la Superintendencia sí analizó el signo solicitado para registro.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicita que el Tribunal interprete las siguientes normas: artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de un signo marcario. La marca débil.

5. Conexión competitiva en productos de la misma clase.

6. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo ROCKSTAR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

   En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

   Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

   Es...