PROCESO 067-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 067-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a) y b), 111 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TEMPUS (mixta).

Actor: señor DARÍO HOYOS GÓMEZ.

Proceso interno Nº 2003-0290.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera dentro del proceso interno Nº 2003-0290;

El auto de 16 de junio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: señor DARÍO HOYOS GÓMEZ.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad TEMPUS S.A. transferida al señor Eduardo Moreno Bigio.

2. Hechos

   1. El 21 de abril de 1997, el señor DARÍO HOYOS GÓMEZ solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TEMPUS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 447 de 27 de junio de 1997. Contra dicha solicitud presentó observación la sociedad TEMPUS S.A. sobre la base de su nombre comercial y de su enseña comercial TEMPUS y de su marca TEMPUS registrada para distinguir productos comprendidos en las Clases 18, 24, 25 y servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional.

   3. Por Resolución Nº 018688 de 31 de mayo de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro como marca del signo TEMPUS (mixto). Contra dicha Resolución, la sociedad TEMPUS S.A. interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 01346 de 28 de enero de 2002, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 03160 de 3 de febrero de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 018688, declaró fundada la observación presentada por la sociedad TEMPUS S.A. y negó el registro del signo solicitado TEMPUS (mixto). De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   El señor DARÍO HOYOS GÓMEZ en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada se ha violado el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ya que habría verificado que la sociedad TEMPUS cambió de nombre por lo que “la oposición a la solicitud de registro fue formulada por la sociedad TEMPUS S.A., y que las pruebas de uso acreditan como titular del nombre comercial TEMPUS a la sociedad mencionada, dicha oposición, ha debido ser rechazada por la carencia de interés legítimo, debido a que la existencia de la sociedad TEMPUS S.A. cesó el día 3 de junio de 1999, fecha en la cual cambió su nombre por el de PROMOTORA XINXU S.A.” y que “al expediente no se allegó ninguna prueba que demostrara la titularidad del nombre comercial en cabeza de la sociedad opositora TEMPUS S.A. y por lo tanto dicha sociedad carecía de interés legítimo para formular la demanda de oposición (…)”.

   2. La inexistencia de riesgo de confusión o asociación basándose en la regla de la especialidad, ya que los signos distinguen distintos productos, y la mencionada regla tiene como única excepción a los signos notoriamente conocidos. Al respecto dice “no se demostró siquiera que el signo TEMPUS (…) gozara de notoriedad dentro del sector pertinente (…)”.

   3. Informa que “demandó la cancelación por no uso de la marca TEMPUS propiedad de la sociedad TEMPUS S.A., para identificar productos de la clase 14 (…)” que “fue cancelada por no uso (…)”. Agrega “En consecuencia, las resoluciones atacadas violan el derecho prevalente y preferente al registro de la marca TEMPUS radicado en cabeza de mi mandante, DARÍO HOYOS GÓMEZ, derecho conferido por la legislación en virtud de haber obtenido resolución favorable en el proceso de cancelación por no uso de la marca TEMPUS, clase 14”.

   4. La violación del artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal “por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) el análisis jurídico sobre la irregistrabilidad de la marca ‘TEMPUS’ (Mixta) (…) se hizo con base en las pruebas aportadas por la Sociedad Tempus S.A., respecto al uso efectivo, técnico y permanente del nombre comercial Tempus S.A., desde los años 1996, hasta el año 2001, esto es, antes de la solicitud de registro como marca del signo ‘TEMPUS’ (Mixta), solicitada por el señor Darío Hoyos Gómez”.

   3. El uso del nombre comercial Tempus S.A. hace irregistrable al signo solicitado TEMPUS (mixto) para la clase 14 pues “al ser productos relacionados con los que comercializa el empresario Tempus S.A., toda vez que son productos complementarios, con una finalidad similar (apariencia personal), (…) mismos canales de comercialización y dirigidos o destinados al mismo consumidor”.

   4. Por lo que “al reproducir totalmente el signo solicitado a registro TEMPUS (Mixta) (sic), el nombre comercial Tempus S.A., el consumidor se ve expuesto a confusión directa al considerar que unos y otros productos pertenecen al mismo empresario o que existe alguna clase de vinculación jurídica o económica entre las partes aquí en conflicto”.

      La señora Luz Mery Guerrero Sierra, curadora ad litem de la PROMOTORA XINXU S.A. manifiesta:

   1. Que “TEMPUS S.A., probó ante la Superintendencia la posesión de la palabra TEMPUS como marca y al efecto aportó facturas de publicidad y centros comerciales donde la marca tiene tiendas (…)”.

   2. Que “TEMPUS reproduce el nombre comercial protegido de TEMPUS S.A., y por lo tanto su coexistencia pacífica en el mercado, no existe, pues lleva a confusión entre el público, crea confusión y afecta a terceros”.

   3. Que, la Resolución impugnada no viola normas jurídicas.

      El señor Eduardo Moreno Bigio, contesta la demanda, manifestando ser tercero interesado en el proceso, esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. Que “desde el 31 de diciembre de 2002 se transfirieron los derechos de la marca TEMPUS en la (sic) clase (sic) 18 y 25 (…) a su nombre”. Por lo que no se deberá tomar en cuenta al “tercero interesado descrito en la demanda por parte del actor, toda vez, que en dicho aparte desconoció la mencionada transferencia, aunado a esto dicha sociedad PROMOTORA XINXU S.A. ya fue liquidada”.

   2. Que, la sociedad TEMPUS S.A. “estaba plenamente legitimada para presentar la oposición a la solicitud de registro (…)” y que “demostró su derecho a oponerse aportando pruebas del uso del nombre comercial TEMPUS”. Añade, que la oposición fue presentada “casi dos años antes de la fecha en que dice el demandante que la sociedad cambió de nombre (…)”.

   3. Que, los signos en conflicto distinguen productos “conexos y complementarios” lo cual “causaría que el comprador incurra en confusión y considere, erróneamente, que los productos de la marca usurpada tienen el mismo origen empresarial.

   4. Que, al reconocer la conexión competitiva entre los productos ésta “no exige que la marca que la alega sea notoria o renombrada solo se requiere que exista relación entre los productos que estas (sic) ofrecen, lo que crearía riesgo de confusión en el consumidor medio, mas (sic) aun (sic) cuando los productos son de consumo masivo”.

   5. Que, no se violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo TEMPUS (mixto) fue el 21 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran...