PROCESO 220-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 220-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: "GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION" (Mixta). Expediente Interno: 2011-00077.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3403 de 29 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00077.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. (IMPOBE S.A.)

Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Terceros

Interesados: GAMA COLOMBIA LTDA.

DUNA ENTERPRISES S.L.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El señor Carlos Mario Vega Cuartas, representante legal de la Sociedad IMPOBE S.A. empezó a importar, distribuir y comercializar planchas eléctricas para el cabello producidas por el señor Mario Gardini, en Italia desde el año 2001, bajo la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta). Para tal fin creó la empresa IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A.

* La marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) de IMPOBE S.A. adquirió gran prestigio en el mercado colombiano, posicionándose en el sector comercial como líder en productos para el cabello, siendo el único importador el señor Carlos Mario Vega Cuartas, ya que su relación con el señor Mario Gardini (productor) era únicamente para la compra de los productos.

* En el año 2003 el señor Mario Gardini, cedió la producción y venta de las planchas a los señores Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, quienes se encargaron de producir las planchas y continuaron vendiéndolas a IMPOBE S.A.

* En el año 2004, IMPOBE S.A. recibió una infinidad de reclamos por parte de los clientes por la mala calidad de los productos, éstos ya no provenían de Italia, sino que los importaban desde la China y otros eran enviados a Argentina.

* Lo anotado trajo como consecuencia el rompimiento de las relaciones comerciales entre IMPOBE S.A. y el señor Carlos Mario Vega Cuartas, quienes ante las devoluciones hechas por el señor Carlos Mario Vega Cuartas por la pésima calidad de los productos, decidieron no venderle más mercadería, apoderándose así del mercado colombiano.

* El 20 de septiembre de 2006, Pablo Muñoz y Alejandro Ceva en representación de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., radicaron la solicitud de registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) para amparar productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 569, sin que se hayan presentado oposiciones.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto), bajo el certificado 370986, vigente hasta el 26 de diciembre de 2018.

* La empresa DUNA ENTERPRISES S.L., una vez otorgada la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), concedió licencia de uso a favor de la sociedad ITALIAN BEAUTY LTDA., la cual cambió luego su denominación a GAMA COLOMBIA LTDA.

* El 17 de enero de 2007, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. solicitó la cancelación del registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El señor Carlos Mario Vega Cuartas en su calidad de representante legal de IMPOBE S.A. suscribió un contrato de transacción con DUNA ENTERPRISES S.L. y desistió de la acción de cancelación presentada en contra de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta).

* El 18 de febrero de 2011, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 que concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto).

* El Consejo de Estado resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial.

+ Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

* La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. inició un proceso ejecutivo en contra de la sociedad IMPOBE S.A. por un pagaré firmado en virtud de una relación comercial anterior, cuyo contenido desconocía la carta de instrucciones y contemplaba una suma que no correspondía a la realmente adeudada, en razón de lo cual desistió de la acción de cancelación que presentó.

* Afirma que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. presentó denuncia en contra del señor Carlos Mario Vega Cuartas por usurpación de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), ante la Fiscalía 26 Seccional de Medellín, pero la misma fue archivada.

* Alega que: "La resolución acusada de nula, vulnera entre otros preceptos, la primera disposición transitoria de la Decisión 486, literales e), i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

* Manifiesta que los términos que componen el signo son irregistrables, que la expresión (ITALY) hace referencia al país Italia y que en los últimos años los productos italianos en general se han afirmado en todo el mundo como productos de alta calidad, innovadores y de tendencia.

* Sostiene que: "la expresión "Professional" (Profesional) es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo, evocativo o indicativo característico de medios de comercialización de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Así, la accionada debió limitar la comparación jurídica analítica de la marca registrada "GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION" (mixta)".

* Enuncia que: "uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a engaño al público consumidor, y en el caso concreto no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas ya que sus productos no son italianos".

* Afirma que: "la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa y no podrá ser registrada".

* Manifiesta que: "la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL LASER ION (mixta) está induciendo en error al público consumidor al hacerles creer que la procedencia de sus productos es italiana cuando no lo es".

* Alega que: "si una parte del signo puede inducir a error a los consumidores, el signo en su conjunto debe ser negado. Por el contrario, una expresión genérica o descriptiva puede formar parte de una marca, si hace parte de un conjunto, que cuente con otros elementos que le den distintividad. Pero tratándose de marcas engañosas, esto ya no es posible, la irregistrabilidad de tales términos ya no se origina en la inapropiabilidad de las expresiones, sino en la susceptibilidad del signo de inducir a los consumidores a falsas asociaciones y esto puede producirse por la totalidad o por parte de la marca".

+ Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "La Superintendencia de Industria y de Comercio no tiene medios para dar crédito a la afirmación del accionante sobre las actividades comerciales y fecha de iniciación de las mismas del señor Carlos Mario Vega Cuartas y/o Importadora de Belleza S.A., así como tampoco sobre la actividad comercial ni la ubicación geográfica donde efectúa sus actividades mercantiles con el señor Mario Gadini".

* Menciona que "no tiene medios que permitan de forma veraz y efectiva cuantificar o cualificar los esfuerzos e inversiones que haya efectuado IMPOBE S.A. así como las afirmaciones relativas al prestigio y posicionamiento de IMPOBE S.A. en mercado alguno como por ejemplo, el de productos para cabello".

* Manifiesta que: "no se ha visto en el marco de sus funciones, avocada a recabar información para establecer la existencia o inexistencia de relaciones mercantiles entre los señores Mario Gardini y Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, o si como lo describe el accionante dichas personas naturales son o no productores de planchas para el cabello y si éstos han o no suministrado productos a IMPOBE S.A.".

* Sostiene que: "no hay evidencia en el expediente que de fe de las razones de la presunta ruptura de las relaciones comerciales, de la negativa de los titulares de la marca a venderle mercancía, ni del apoderamiento del mercado. De tal manera que ante ausencia de acervo probatorio que permitiese siquiera sumariamente respaldar las...