PROCESO 219-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 219-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza). Marca: Figurativa. Expediente Interno: 2010-00255.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3402 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00255.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS (COLOMBIA)

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (SUIZA)

   2. Hechos:

   1. El 28 de febrero del 2005, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicada el extracto de la solicitud de registro de la marca figurativa en la Gaceta de Propiedad Industrial 551, PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia (en adelante, PROCAPS S.A.) presentó oposición sobre la base de su marca figurativa registrada consistente en dos cuadriláteros que contienen una elipse con una sombra inferior y su marca mixta.

   3. Mediante Resolución 28973 del 2 de noviembre del 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A., entre otra, y conceder el registro de la marca figurativa solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A para distinguir café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 28973.

   5. Mediante Resolución 2589 del 5 de febrero del 2007, la Jefe de División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28973 y conceder los recursos de apelación interpuestos.

   6. Mediante Resolución 34748 del 10 de julio del 2009, revocada parcialmente de oficio por la Resolución 62576 del 3 de diciembre del 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 28973, en el entendido que el signo solicitado y la marca figurativa registrada no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

   7. El 4 de agosto del 2010, PROCAPS S.A. interpone demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de las Resoluciones 62576, 34748, 2589 y 28973; ii) se ordene la cancelación del certificado de registro 384291; y iii) se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

   8. Mediante Resolución del 25 de junio del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. PROCAPS S.A. sustentó su demanda de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto al mismo tiempo que admiten que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano.

      - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, evocan un solo concepto, y en ese orden de ideas no es posible que haya coexistencia pacífica en mercados similares.

      - A pesar que sus marcas registradas identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca figurativa de la solicitante identifica productos de la Clase 30, las mismas comparten similares canales de distribución.

      - Los productos que distinguen las marcas figurativas cotejadas se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que existe conexión competitiva.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contestó la demanda bajo los argumentos siguientes:

       - La marca figurativa que le fue otorgada es distintiva al cumplir con las funciones propias de una marca, tales como identificar productos en el mercado e identificar un origen empresarial.

       - La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía.

       - La marca figurativa en cuestionamiento no responde a una forma o diseño especial, particular o necesario de alguno de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y en especial no tiene ninguna relación con los dulces o confites, aún más cuando la misma no protege en este momento esa clase de productos.

       - La marca figurativa no corresponde a la forma usual o a una forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos.

       - La valoración sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas. Por consiguiente, la comparación en conjunto de los signos permite concluir que efectivamente no existe similitud entre los mismos.

       - Los productos protegidos por la marca registrada a su favor como la marca registrada a favor de PROCAPS S.A. no tienen conexión competitiva alguna entre unos y otros.

   11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - La forma redondeada no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario, ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores.

       - El hecho que a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un óvalo alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135[1] literales b) y c), y 136[2] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134[3] literal b) de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   13. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad por falta de distintividad. Marcas compuestas por figuras genéricas.

   2. Irregistrabilidad cuando consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto.

   3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   4. Comparación entre marcas figurativas. Comparación entre marcas figurativas y mixtas.

   5. Marcas evocativas.

   6. Marcas de fantasía.

   7. Conexión competitiva entre las Clases 5, 30 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor ampara productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS.

   14. En el presente caso, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus...