PROCESO 22-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal e) y g) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0331. Actor: INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C. Marca: SKIN SECRET (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de marzo de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C., solicitó el 4 de julio de 2001 el registro como marca del signo mixto SKIN SECRET, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “ACEITE PARA MASAJE ANTICELULITICO. ACEITE PARA MASAJE REDUCTOR. CREMA PARA MASAJES. CREMA EXFOLIANTE PARA EL CUERPO. GEL REDUCTOR. GEL ESPUMOSO PARA EL BAÑO. CREMA HUMECTANTE. PERFUMES”. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 507 de 28 de agosto de 2001, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó oposición con base en su marca denominativa SECRET, registrada en Colombia bajo el certificado No 229212 y para amparar todos los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 1836 de 29 de enero de 2002, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 01892 de 30 de enero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 05247 de 26 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C., interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético, visual, gráfico e ideológico.

      2. Sostiene, que en el signo solicitado es preponderante el elemento gráfico.

      3. Argumenta, que dicho signo genera en la mente una figura femenina y la suavidad de su piel.

      4. Agrega, que los productos que comercializan los signos en conflicto son diferentes. Esto genera que no sean confundibles, de conformidad con la aplicación del principio de especialidad.

      5. Argumenta, que la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVERARO S en C., actuó de buena fe.

      6. Añade, que la expresión SECRET es comúnmente utilizada para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no se puede impedir el registro de signos que contengan dicha expresión.

      7. Arguye, que en casos similares la Superintendencia sí concedió el registro. En virtud de los principios de igual trato y de seguridad jurídica, se debe dar el mismo tratamiento.

      8. La marca SECRET ha coexistido con otras marcas compuestas por dicha expresión.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

         • Sostiene, que el elemento preponderante de los signos en conflicto es el denominativo.

         • Manifiesta, que la expresión SKIN es comúnmente utilizada en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Agrega, que la expresión SECRET traducida del inglés al español significa secreto; es lo que genera recordación en el público consumidor.

         • Añade, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

         • Precisa, que las decisiones de la Superintendencia parten de un estudio individual.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, contestó la demanda con los siguientes argumentos.

         • Manifiesta, que la expresión SKIN es descriptiva y de uso común en la clase 3.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en el aspecto visual, ortográfico, fonético y conceptual.

         • Agrega, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante no determinó las normas jurídicas solicitadas para ser interpretadas, pero se refirió a las invocadas por el demandante: artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

   El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes: artículos 134, 135 literal e) y g) y 136, literal a), de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre un signo mixto con parte denominativa compuesta y uno denominativo.

4. Palabras en idioma extranjero para la conformación de un signo marcario.

5. Palabras descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

6. Los signos evocativos.

7. ¿Existe relación entre el principio de especialidad y la manera como se comercializan los productos amparados por la marca en el mercado?

8. La autonomía de las Oficinas de Registro Marcario al tomar sus decisiones.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto SKIN SECRET. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a...