PROCESO 58-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 58-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la misma Decisión.

Actor: KANGUROID LTDA.

Marca: “KANGAROO EPUMP” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-0187.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiuno (21) de abril de 2010.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KANGUROID LTDA.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: la sociedad SHERWOOD SERVICES AG.

2. Actos demandados

   La sociedad KANGUROID LTDA. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 27687 de 24 de octubre de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad KANGUROID LTDA. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “KANGAROO EPUMP” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de SHERWOOD SERVICES AG.

   - Resolución No. 001619 de 30 de enero de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 03897 de 23 de febrero de 2006, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 27687 de 24 de octubre de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 25 de febrero de 2005, la sociedad SHERWOOD SERVICES AG. solicitó el registro del signo “KANGAROO EPUMP” (denominativo) para identificar productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 550 de 31 de marzo de 2005.

3. La sociedad KANGUROID LTDA. presentó oposición con base en el registro de la marca “KANGUROID” (mixta) en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y al nombre comercial “KANGUROID” (denominativo), depositado bajo el certificado de registro No. 8192.

4. El 24 de octubre de 2005, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27687, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad KANGUROID LTDA. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “KANGAROO EPUMP” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de SHERWOOD SERVICES AG.

5. El 3 de noviembre de 2005, la sociedad KANGUROID LTDA. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 27687.

6. El 30 de enero de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 001619, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

7. El 23 de febrero de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 03897, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 27687, quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad KANGUROID LTDA. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) no era viable su registro por encontrarse previamente registradas y vigentes las marcas ‘KANGUROID’ para la clase 11 internacional bajo el certificado (…); adicional al nombre comercial ‘KANGUROID’ depositado bajo el certificado (…)”.

      - “(…) dentro de los productos a distinguir por la marca de mi representada, se encuentran los aparatos de cocción, por lo que un consumidor al advertir en el mercado la existencia de un aparato de cocción marca ‘KANGAROO EPUMP’ razonablemente considerará que entre uno y otro existe un mismo y único origen empresarial, y que en realidad la marca ‘KANGAROO EPUMP’ es una innovación y modalidad de los previos registros de mi representada, para distinguir esa nueva línea de productos”.

      - “(…) la solicitud de registro ‘KANGAROO EPUMP’ vs. el nombre comercial nominativo ‘KANGUROID’ y las marcas ‘KANGUROID’, éstas últimas, a pesar de ser mixtas encuentran como parte sustancial y atrayente la parte nominativa, pues el diseño está compuesto por el dibujo de un ‘canguro’, que tiene como único propósito exaltar y hacer aún más atrayente la expresión; lo que nos permite aseverar la semejanza confundible dada por la idéntica composición ortográfica de los signos enfrentados”.

      - “(…) dado que las expresiones sustanciales (…) evocan EXACTAMENTE la misma idea en los consumidores, relacionando ambos signos a la expresión ‘CANGURO’ y en consecuencia, confundiendo a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos a distinguir con la respectiva marca”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘KANGUROID’ vs. ’KANGAROO EPUMP’ no existen semejanzas entre sí, existen elementos ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

      - “(…) en el aspecto fonético se tiene que la pronunciación entre las mismas es diferente, sin que exista riesgo de confusión, además de que la sílaba tónica es diferente y n (sic) su conjunto no son confundibles por lo que no inducen al público a error”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad SHERWOOD SERVICES AG., considerada como tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) entre las denominaciones KANGAROO EPUMP y KANGUROID, existen diferencias determinantes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual”.

      - “Las ideas que evocan las marcas son igualmente distintas, pues en la marca objeto de este proceso tiene particular relevancia la idea de ‘bomba’ (‘pump’ en inglés). En cuanto a la alusión al animal ‘canguro’, debe tenerse en cuenta que la distintividad de la denominación debe apreciarse en relación con el producto que distingue, toda vez que coexisten en el mercado y en el registro diversas marcas a nombre de diferentes titulares que se refieren al mismo concepto, lo que permite afirmar que su distintividad inherente es relativa”.

      - “No se demostró, ni en la vía administrativa, ni en la presente demanda, el uso actual del nombre comercial KANGUROID, ni el ramo de negocios o actividades que con el (sic) se distingue”.

      - “El nombre comercial KANGUROID, según los documentos aportados por el actor, no ampara actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de artículos médicos para la alimentación (…) razón por la cual tampoco habría el riesgo de confusión entre los signos enfrentados”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de junio de 2010.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “KANGAROO EPUMP” (denominativo) fue presentada el 25 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio el literal b) del artículo 136, y los artículos 190, 191, 192; y, no interpretar el literal a) del artículo 135.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos...