PROCESO 056-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 056-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta). AGUA PURA (como explicativa).

Actor: señor GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN.

Proceso interno Nº 2005-0054.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2005-0054;

El auto de 21 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

2. Hechos

   1. El 23 de mayo de 2003, Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta), AGUA PURA va como explicativa, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Especialmente aguas en diferentes presentaciones.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 531 de 29 de agosto de 2003. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. sobre la base de sus marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL+GRÁFICA registradas para distinguir productos de la Clase 32.

   3. Por Resolución Nº 6163 de 29 de marzo de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta) AGUA PURA (como explicativa). Contra dicha Resolución el señor Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 14470 de 28 de junio de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 21148 de 30 de agosto de 2004, confirmó la Resolución Nº 6163. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   El señor Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Con los actos administrativos demandados se violó, por aplicación indebida, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “La marca mixta AGUA PURA CRISTAYÁ es visualmente distinta de las previamente solicitadas CRISTAL y AGUA CRISTAL (…) en cuanto transmite a los consumidores formas, diseños y colores claramente diferenciables, sin que se advierta el riesgo de confusión o asociación (…)”.

   2. Además, agrega, la existencia de una diferencia fonética y conceptual o ideológica entre los signos en conflicto. Al respecto afirma que “la denominación CRISTAYÁ no tiene significación entendible al (sic) lenguaje corriente de los consumidores, lo cual lo hace un término desconocido y por ende novedoso para el producto que pretende identificar, definiéndola como una marca de fantasía, mientras que la expresión CRISTAL conceptualmente traduce un significado propio para los consumidores corrientes (…). Esta expresión no es arbitraria porque su significado guarda relación con el producto que pretende identificar; le atribuye una cualidad y calidad al producto, cual es el ser cristalina o transparente”.

   3. El hecho de que los signos en conflicto pertenezcan a la misma Clase “no es impedimento para acceder al registro marcario (…)” y que, la Superintendencia no realizó un examen en conjunto de los signos y por el contrario desmembró su signo.

   4. “(…) la marca solicitada AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta) (…) está compuesta por una expresión lingüística de tres palabras, que frente a la composición de las marcas previamente registradas CRISTAL ‘una palabra’ y AGUA CRISTAL ‘dos palabras” presenta unas características propias, que, vistas como una unidad completa, como un todo, la hacen suficientemente distintiva. Aunque la denominación CRISTAYÁ esté asociada de otros vocablos que puedan tildarse de expresiones de contenido fonético o descriptivo, tal hecho no exime al juez para que al momento de hacer el examen de conjunto deje de apreciarlos, pues si éstos contribuyen asociadamente a despertar la distintividad exigida por la norma, en tales condiciones no hay lugar a negar su registro (…)”.

   5. Por lo expuesto, los signos en conflicto “presentan distinciones que permiten inferir que los productos por ellos, amparados, tienen origen en empresarios y productores distintos”.

   6. Se violó, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado cumple con todos los requisitos exigidos por el mencionado artículo. Por otra parte, no se “consideró el carácter evocativo de la expresión CRISTAYÁ (…) hecho que la dota de condición distintiva y por tanto registrable (…)”.

   7. Se violaron los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 en vista de que las marcas sobre la base de las cuales se presentan las oposiciones al ser “genéricas, descriptivas, comunes o usuales de los productos que amparan, se encuentran en imposibilidad jurídica para presentar oposiciones en contra de otros signos que guarden cierta similitud o parecido con otros empresarios (…)” pues se han convertido en signos débiles.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflicto “es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado” y que en los signos en conflicto prevalece el elemento denominativo en el cual la Superintendencia basó su estudio de registrabilidad, concluye que existía confundibilidad y que los elementos gráficos del signo solicitado “no le dan la distintividad necesaria para ser registrado como marca”.

   3. Los signos en conflicto “son semejantes entre sí, por no decir idénticos, existiendo confundibilidad entre las mismas (…) por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial”.

   4. Que las marcas sobre las cuales se presentó la oposición “no son genéricas ni descriptivas (…) por cuanto el término cristal no denota significado alguno de las propiedades de los productos de la clase 32, como tampoco es un producto de dicha clase”.

   5. Por lo que el signo solicitado “no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 (…)”.

      La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. Sobre la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que se generaría un riesgo de confusión al permitir la coexistencia de los signos en conflicto. Que en el cotejo de los signos en conflicto “debe prescindirse del término genérico ‘AGUA’ y del descriptivo ‘PURA’ elementos de uso común en la conformación de marcas para AGUA MINERAL (…)”.

   2. Al comprar los signos en conflicto en una visión en conjunto “se encuentran más semejanzas que diferencias (…)”. Desde el punto de vista ortográfico “la marca CRISTAYÁ reproduce casi en su integridad la marca CRISTAL, las MÍNIMAS diferencias no permiten su diferenciación (…)” por lo que se ha demostrado que entre los signos en conflicto “hay coincidencia en la secuencia de vocales, en la secuencia de consonantes, en su longitud, en las raíces y en cambio solo presenta una diferencia, la cual es de tan poco peso, que queda ‘diluida’ en el conjunto de los elementos semejantes”.

   3. Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto “se escuchan muy similares (…)”. Desde el punto de vista gráfico “la ‘percepción’ del signo AGUA PURA CRISTAYÁ (MIXTA), es prácticamente igual a la percepción que se deriva de la marca CRISTAL (…)”. Desde el punto de vista ideológico “dado que el signo AGUA PURA CRISTAYÁ (MIXTA) prácticamente reproduce la marca registrada, es claro que en ambos casos se llevará al consumidor la misma idea, más aún cuando la marca CRISTAL es notoriamente conocida en...