PROCESO 218-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 218-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: “BIOLEPTOGEN” (denominativa). Expediente Interno: 2013-00052-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1325 de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el 5 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00052.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC

      República de Colombia.

      Tercero Interesado: BIOGENESIS BAGÓ S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 19 de octubre de 2010, la sociedad Biogénesis Bago S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionado sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGENÉRICOS (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 30 de junio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 35700 mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y ordenó el registro del signo solicitado.

   4. El 29 de julio de 2011, Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 35700 que otorgó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo).

   5. El 28 de setiembre de 2011, mediante Resolución 52712 la Dirección de Signos Distintivos confirmó la Resolución 35700 y concedió la apelación interpuesta.

   6. El 31 de julio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución 46485 confirmando la decisión apelada, contenida en la Resolución 35700 que concedió el registro del signo solicitado.

   7. El 11 de enero de 2013, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. planteó acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 35700 de 30 de junio de 2011, 52712 de 28 de septiembre de 2011 y 46485 de 31 de julio de 2012.

   8. El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Considera que se aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, desconociendo materias aplicables a la controversia.

      - No hay duda que en el caso expuesto, entre las expresiones BIOGEN y BIOLEPTOGEN concurren tanto la identidad o semejanza visual, conceptual y fonética, como la relación entre los productos que pretenden distinguir los signos confrontados, por lo que la causal prevista en la norma antes citada existe y las marcas no podrán coexistir en el mercado.

      - Al realizar el análisis de los signos, la accionante afirma que el Tribunal Andino ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido en las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud o la identidad de sus raíces o terminaciones, incrementan el riesgo de confusión. En tal sentido, de la expresión BIOLEPTOGEN, la partícula LEPTO no tendría fuerza distintiva y, por ende, en su conjunto podría generar en los consumidores la idea de asociación con la marca BIOGEN al considerar el signo solicitado una modificación secundaria de ésta.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que para realizar una evaluación de confundibilidad se debe apreciar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual percibe las marcas de manera individualizada.

       - Afirma que aplicando los parámetros de evaluación de signos, ha quedado demostrado que el signo BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (denominativa), BIOGEN (mixta), BIOGENERICOS (denominativa), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta), no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado.

   11. Biogénesis Bagó S.A. contestó la demanda señalando que:

       - Las circunstancias del caso materia de litis no son idénticas a las que pretende la actora que se aplique (al hacer referencia del caso BIOESTOGEN-BIOGEN, el caso XENICAL –XEGNAL y el caso XYLORAL -ZYLORIC).

       - Las marcas que se formen con uno o varios elementos genéricos o de uso común se convierten en débiles, lo que significa que deben soportar la existencia de otras que también incluyan uno de tales elementos inapropiables de manera exclusiva, con tal que el conjunto resultante sea diferente de los registrados.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. Procede la interpretación solicitada.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

   3. Partículas de uso común (BIO y GEN) en las marcas farmacéuticas.

   4. Examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   13. En el presente caso, BIOGÉNESIS BAGO S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. BIOGEN DE COLOMBIA S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y BIOGENÉRICOS (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

   14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este...