PROCESO 218-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 218-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador. Actor: AVENTHIS PHARMA S.A. Marca: TARGINO (denominativa). Proceso: 17811-2013-13631.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 4265 de 13 de octubre de 2014, recibido personalmente el 30 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-13631.

El 20 de abril de 2015, el Tribunal solicitó vía correo electrónico al Ingeniero Gustavo Gallegos, Coordinador Administrativo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, la regularización de la interpretación prejudicial.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

El 29 de abril de 2015, se recibió por la misma vía los documentos solicitados dentro del proceso.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: AVENTIS PHARMA S.A.[1]

      Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), REPÚBLICA DEL ECUADOR.

      DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

      Tercero Interesado: GLAXO GROUP LIMITED (Inglaterra).

   2. Hechos:

   1. El 22 de junio de 1998, Glaxo Group Limited solicitó el registro del signo TARGINOS (denominativo) para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   1. En la Gaceta de Propiedad Industrial 401, página 109, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo TARGINOS (denominativo) presentada por Glaxo Group Limited de Inglaterra, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 4 de marzo de 1999, Roussel Uclaf S.A. (Ahora Aventhis Pharma) presentó observación contra el registro del signo TARGINOS (denominativo), sobre la base de su marca registrada TARGIFOR (denominativa), inscrita para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 975239 del 27 de enero del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo TARGINOS (denominativo), al considerar que el signo solicitado es distinto de la marca registrada sobre cuyabase se sustentó la observación, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante.

   4. El 10 de mayo de 2002, la entonces Hoechst Marion Roussel de Francia (ahora Aventhis Pharma S.A.) interpuso demanda subjetiva de plena jurisdicción, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 975239, así como de los actos producidos como consecuencia de la resolución impugnada, en especial del título de registro de la marca TARGINOS (denominativa).

   5. El 30 de mayo y 30 de junio del 2000, el Presidente del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Intelectual contestaron la demanda interpuesta, respectivamente. Por su parte, Glaxo Group Limited contestó la demanda el 4 de julio del 2000.

   6. Mediante Resolución del 17 de enero del 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   3. Argumentos de la demanda:

      Aventis Pharma S.A. sustentó su demanda sobre la base de los argumentos siguientes:

   1. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975239 infringió las siguientes disposiciones legales: Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 194, 195 literales a) y h), 196 literal a) y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual.

   2. La denominación TARGINOS cuyo registro como marca lo solicita Glaxo Group Limited no es distintiva y está destinada a identificar productos idénticos a los protegidos por la marca TARGIFOR (denominativa).

   4. Argumentos de la contestación de la demanda:

   3. El Presidente del IEPI contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      2. Se ratifica en la Resolución 975239, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   4. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

      1. Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      2. La marca solicitada es distinta de la denominación observante, ya que no hay similitud en los campos fonética-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante.

      3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada.

   5. Glaxo Group Limited contestó la demanda y deduce las siguientes excepciones:

      1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      2. Alega improcedencia de la demanda, por cuanto en el acto administrativo impugnado no existe ninguna de las causales previstas en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

      3. Alega nulidad procesal.

      4. Manifiesta que la marca TARGINOS (denominativa) es famosa y notoriamente conocida, encontrándose registrada en varios países del mundo.

      5. Niega que la coexistencia de las marcas pueda producir confusión en el público consumidor, por cuanto la marca TARGINOS (denominativa) cumple con todos los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      6. Niega que al emitirse la Resolución 975239 del 27 de enero de 2000 se haya violado disposición legal alguna, pues ésta es conforme a los hechos y al derecho, siendo por tanto plenamente válida y legal.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   6. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   7. No procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 95 de la Decisión 344 por no resultar pertinentes para la resolución del presente proceso.

   8. Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial del artículo 83[2] literal a) de la Decisión 344. De oficio, se interpretará el artículo 84[3] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. ...