PROCESO 040-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 040-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 148 y 149 literal c) de la misma Decisión.

Marca: PLUS KOLA (nominativa).

Actor: sociedad GASEOSAS LUX S.A.

Proceso interno Nº 2004-0236.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0236;

El auto de 24 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad GASEOSAS LUX S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A.

2. Hechos

   De acuerdo a lo expresado por el Consultante, en su solicitud, los hechos del proceso son:

   Dentro del proceso interno Nº 2004-0236

   1. El 12 de junio de 2001, la sociedad GASEOSAS LUX S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PLUS KOLA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 506 de 30 de julio de 2001. La sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca PLUS COLA (nominativa) registrada a su favor, en el Perú, para distinguir productos, también, de la Clase 32.

      La sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., el 12 de septiembre de 2001, para acreditar su interés en la presentación de su oposición solicitó, en Colombia, el registro de su signo PLUS COLA.

   3. Por Resolución Nº 6786 de 28 de febrero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo PLUS KOLA (nominativo) a favor de GASEOSAS LUX S.A. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 32870 de 26 de noviembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 36752 de 23 de diciembre de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 6786; y, en consecuencia declaró fundada la oposición presentada por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. y negó el registro del signo PLUS KOLA (nominativo) solicitada por la demandante para distinguir productos de la Clase 32.

      Dentro del proceso interno Nº 2004-0263:

   1. El 12 de septiembre de 2001, la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PLUS COLA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Con el fin, de acreditar su interés legítimo para oponerse al registro del signo PLUS KOLA solicitado por GASEOSAS LUX S.A.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 513 de 27 de febrero de 2002. La sociedad GASEOSAS LUX S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de la solicitud de su registro anterior PLUS KOLA (nominativa), para distinguir productos, también, de la Clase 32.

   3. Por Resolución Nº 24656 de 31 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo PLUS COLA (nominativo) a favor de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35465 de 31 de octubre de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 847 de 28 de enero de 2004, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 24656; y, en consecuencia declaró infundada la oposición presentada por GASEOSAS LUX S.A. y concedió el registro del signo PLUS COLA (nominativo) solicitada por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., para distinguir productos de la Clase 32.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad GASEOSAS LUX S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 36752 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Manifiesta que con la emisión de esta Resolución se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, ya que de acuerdo a los principios de derecho comunitario, únicamente, es la Decisión 486 la que regula la cuestión de la oposición andina.

   2. Hubo “violación al debido proceso en el trámite de la solicitud de registro de la marca PLUS KOLA” al no aplicarse los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 ya que la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. presentó sólo “una copia simple del certificado de registro (…) de la marca PLUS COLA en Perú, la cual evidentemente no cumple con los requisitos previstos en nuestra legislación para ser tenida en cuenta como prueba (…) no solicitó prórroga o plazo adicional para presentar debidamente certificada y legalizada la copia del certificado de registro de la marca PLUS COLA en el Perú (…) no pagó la tasa respectiva por concepto de prórroga de términos y por lo mismo no allegó el comprobante de pago de tasa”.

   3. Para que los documentos puedan constituir fundamento “válido para oponerse al registro de cualquier marca solicitada en Colombia, su existencia debe acreditarse en legal forma, esto es, presentando la copia certificada y debidamente legalizada hasta por el Cónsul de Colombia del registro marcario con la oposición, o dentro de los 30 días de prórroga solicitada para tal fin, previo al pago de la tasa fijada por este concepto, lo cual evidentemente no sucedió en este caso”.

   4. Que la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. dentro del plazo previsto no adjuntó las pruebas necesarias que apoyen su oposición, ya que dichas pruebas fueron presentadas de forma extemporánea y que así se pronunció la Superintendencia al emitir la Resolución Nº 6786 la misma que fue revocada por la Resolución Nº 36752, ahora impugnada. Por esta razón, manifiesta la demandante que el acto administrativo fue expedido de manera irregular, violando el derecho de propiedad y violando la ley como consecuencia de un error de hecho.

   5. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la Resolución impugnada al realizar el correspondiente examen de registrabilidad “partió de un supuesto de hecho inexacto, según el cual las pruebas aportadas por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. fuera del término previsto por la Decisión 486, podían ser consideradas para negar la solicitud de registro de GASEOSAS LUX S.A.” por lo que el examen de registrabilidad debía haberse realizado “PRESCINDIENDO de las pruebas aportadas por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo PLUS KOLA (nominativo) “carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PLUS COLA’ (registrada) (sic) y ‘PLUS KOLA’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan identidad fonética, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. Ya que “si bien difieren en la consonante inicial de las segundas expresiones, es decir en la K y C tienen una pronunciación y percepción idéntica, además de que la marca solicitada no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad”.

   3. “(…) no hay duda de que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación, es decir la expresión ‘PLUS KOLA’ que es idéntica a ‘PLUS COLA’, registrada con...