PROCESO 217-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 217-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Materia: Infracción a las normas de represión de la Competencia Desleal. Expediente Interno: 2384-2010-0-1801-JR-CA-15.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 2384-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 5 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2384-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

      Corporación Oro Verde S.A.C.

   2. Antecedentes:

   1. El 13 de junio de 2008, Industrias Alimentarias Cusco S.A. (en adelante INCASUR) denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. (en adelante Oro Verde), por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos recogidos en los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo 26122, Ley de represión de la competencia desleal.

   2. La denuncia se basó en que Oro Verde estaría comercializando en el mercado, chocolate para taza instantáneo granulado de marca “Herbi” en una presentación que imitaría el empaque del producto “Sol del Cusco” en lo referente a la disposición y combinación de los gráficos, figurativos y cromáticos en conjunto, resultando casi idénticos o muy similares, generando confusión directa en los consumidores.

   3. Mediante Resolución 1 de 25 de junio de 2008, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, resolvió entre otros admitir a trámite la denuncia de Incasur.

   4. El 12 de agosto de 2008, INCASUR solicitó a la Comisión, como medida cautelar, el cese inmediato del uso de empaques materia de denuncia por parte de Oro Verde y sus distribuidores, así como la inmovilización de los empaques materia de denuncia.

   5. Con Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza “Herbi”, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza “Sol del Cusco”, comercializado por Incasur.

   6. Mediante Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008, la Comisión resolvió declarar fundada la denuncia de Incasur contra Oro Verde por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, sancionando a Oro Verde con una multa de 10 UIT y se ordenó su inscripción en el Registro de Infractores. De igual modo se le ordenó el cese definitivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado “Herbi” en tanto su empaque presente un aspecto general similar al del chocolate granulado “Sol del Cusco”.

   7. Mediante Resolución 6 de 17 de diciembre de 2008, la Comisión declaró consentida la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008.

   8. Por Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza “Herbi”, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza “Sol del Cusco” comercializado por Incasur.

   9. Mediante Resolución 9 de 15 de abril de 2009, la Comisión resolvió sancionar a Oro Verde con una amonestación por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº3 de 27 de agosto 2008. Dicha resolución es apelada por Incasur, mediante el escrito de 5 de mayo de 2009.

   10. El 13 de agosto de 2009, Oro Verde presentó un escrito solicitando su adhesión a la apelación de Incasur en el extremo de la Resolución 9 que le fue desfavorable. Dicho pedido de adhesión fue declarado procedente mediante Resolución 1042-2009/SC1-INDECOPI.

   11. Por Resolución 1322-2009/SC1-INDECOPI de 23 de noviembre de 2009, la Sala de INDECOPI resolvió: i) declarar infundado el pedido de nulidad de Industrias Alimenticias Cusco S.A. de la Resolución 1042-2009/SC1-INDECOPI; ii) declara la nulidad de la resolución 8 que admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008; iii) declara la nulidad de la Resolución 5 de 5 de noviembre de 2008 por la cual la Comisión admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada y resolvió declararla infundada; y, iv) que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la Resolución 785-2009/SC1-INDECOPI por la cual la Sala denegó la medida cautelar planteada por Incasur el 7 de julio de 2009.

   12. El 6 de abril de 2010, Incasur presentó demanda contencioso administrativa, sustentando que la Sala de INDECOPI se había limitado a evaluar una ligera diferencia existente entre el envase de Incasur y el de Oro Verde y no ha efectuado la comparación de los diversos elementos que Oro Verde utiliza para presentar un envase similar al chocolate granulado de Incasur, los cuales se procede a reproducir:

   13. Mediante Resolución 12 de 22 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, resolvió declarar infundada la demanda por considerar básicamente que Oro Verde ha procedido a diferenciar su nuevo producto chocolate “Herbi” en la estructura de su diseño y variación de sus colores respecto del producto “Sol del Cusco”.

   14. El 7 de agosto de 2014, Incasur interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en los mismos términos en que fue interpuesta la demanda.

   15. Por Resolución 6 de 31 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado, dispone la suspensión del proceso y que se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. Precisa en su informe de consulta de interpretación prejudicial las siguientes interrogantes:

       – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 258 de la Decisión 486?

       – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486?

       – Para determinar que el empaque de un producto es capaz de crear confusión a los consumidores con respecto de los envases de los productos del competidor y por consiguiente constituirse un acto de competencia desleal por confusión ¿se deben emplear reglas de cotejo de marcas?

       – En todo caso, ¿Qué reglas o criterios se deben emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo de confusión como acto de competencia desleal; de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486?

   3. Argumentos de la demanda:

   16. Industrias Alimentarias Cusco S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El Tribunal de INDECOPI ha declarado infundada la denuncia interpuesta por incumplimiento de medida complementaria debido a que ha considerado que el empaque usado por Oro verde es nuevo y no presentaría semejanzas relevantes que conlleven a que un consumidor perciba el producto tenga apariencia general similar al del producto de Incasur.

       – Además afirma que el nuevo envase de Oro verde consiste en una variación irrelevante de su antiguo envase con la finalidad de seguir generando confusión con el envase de su producto, explotando indebidamente su reputación, de manera parasitaria.

       – La demandante evidencia en su demanda que los únicos cambios que se han realizado en el envase de Oro verde es que la cuchara que contiene el chocolate granulado tiene otra posición y el color rojo difuminado a la mitad del empaque se torna verde con bordes dorado.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Afirma que la demandante únicamente cuestiona el extremo de la Resolución que declaró infundada la denuncia contra Oro verde por supuesto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI y no sobre los demás extremos del pronunciamiento.

       – La demandada al reproducir los envases del chocolate “Herbi” esgrime que existen variaciones realizadas en el empaque del producto de Oro verde que son lo suficientemente capaces de evitar la confusión respecto del empaque del producto de la demandante, lo que evidencia que la empresa no incumplió con el mandato emitido por la Autoridad...