PROCESO 10-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 10-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0042. Actor: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. Patente: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de abril de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

   Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, solicitó el 5 de octubre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS”, reivindicando la prioridad extranjera publicada el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 505 de 27 de junio de 2001.

      2. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 9710 de 29 de abril de 2005, decidió negar la patente de invención solicitada.

      3. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 21809 de 31 de agosto de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      5. La sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 27 del ADPIC, por las siguientes razones:

      1. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad, tales como la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

      2. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente tiene nivel inventivo en relación con los documentos citados con anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio (WO 93/21907, US 4927814, US 4942157, EP 0548884).

      3. Expresa, que ninguno de dichos documentos sugiere a una persona versada en la materia, la manera de llegar en forma evidente al objeto reivindicado.

      4. Alega, que la Superintendencia de Industria y Comercio no estudió adecuadamente la solicitud presentada, ya que no consideró las ventajas sustanciales del objeto de la solicitud de patente. No se mostró con argumentos claros y contundentes por qué habría sido obvio para una persona versada en la materia, lo que en últimas se traduce en que no se siguieron los parámetros contenidos en el artículo 18 de la Decisión 486.

      5. Manifiesta, que la patente solicitada se ha concedido en Estados Unidos, México y Perú. Los investigadores andinos de patentes deben seguir una misma línea en el análisis de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486.

      6. Considera, que se violó el artículo 27 del ADPIC, ya que recoge los mismos conceptos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Como quiera que la Decisión 486 fue adoptada con el propósito claro de armonizar las disposiciones comunitarias al ADPIC, la interpretación de dichas disposiciones comunitarias debe efectuarse a la luz del acuerdo mencionado.

   3. La contestación de la demanda.

      la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que el examen de fondo determinó que el objeto a patentarse no cumplía con el requisito de nivel inventivo, de conformidad con lo plasmado en la Decisión 486.

      2. Manifiesta, que es obvio para una persona medianamente versada en la materia, el empleo de ácido esteárico como excipiente de una forma sólida de ácido ibandrónico que se encuentra en forma de granulado.

      3. Agrega, que en materia de patentes las oficinas son totalmente independientes para conceder o denegar patentes. Esto de conformidad con el artículo 4 bis del Convenio de París.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante no determina las normas a ser interpretadas, pero afirma que la parte actora invocó como violadas los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS DISFOSFÓNICOS”.

   Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel...