PROCESO 44-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 44-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. Marca: “OMEGA” (mixta). Proceso interno Nº 2006-00031.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0039, de 15 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna; sin embargo, menciona que la parte actora invoca como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00031.

1. Las partes.

   Demandante: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V..

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercer interesado: Sociedad Nacional de Trenzados S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos:

   El 21 de diciembre de 2000, la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. solicitó el registro del signo OMEGA (mixto), para distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial” de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501, de 28 de febrero de 2001, sin que fueran presentadas oposiciones.

   El 25 de julio de 2001, mediante la Resolución Nº 23734, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

   La sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., el 25 de julio de 2005, interpone acción de nulidad contra la referida resolución.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda:

   La demandante HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. señaló lo siguiente:

   El signo solicitado no es registrable, por cuanto el signo OMEGA ya había sido registrado a favor de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. en la Clase 23, a fin de distinguir “hilos para uso textil”.

   Señala que la composición morfológica de los signos enfrentados es igual, pues comparten de forma idéntica la misma denominación, esto es la palabra OMEGA, además las marcas mencionadas comparten los mismos canales de promoción, publicidad y comercialización, lo que no logra diferenciarlos en el mercado ante el público consumidor.

   Resalta el error en el que incurrió la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que el signo OMEGA concedido a favor de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A., no tiene capacidad de diferenciarse respecto de la marca OMEGA, previamente registrada y actualmente en propiedad de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.

   Afirma que la expresión esencial e impactante a los ojos de los consumidores es OMEGA, y el hecho que en el costado izquierdo aparezca un modelo difícilmente impactante, por resultar simple y secundario, hace que este signo sea confundible con el ya registrado.

   Advierte que pese a que el signo solicitado a registro pretende amparar cuerdas en fibra textil natural o artificial, comprendidas dentro de la Clase 22, en tanto la marca registrada ampara productos de la Clase 23, es innegable la conexidad entre los dos productos. Indica además que los canales de comercialización son los mismos y que se trata de productos complementarios.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente:

   Es cierto que la Sociedad Nacional de Trenzados S.A. es titular de la marca OMEGA (mixta) para distinguir productos de la Clase 22. Manifestó atenerse a lo que resulte debida y válidamente probado dentro del proceso. Asimismo, señala que la demandante HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa.

   La Sociedad Nacional de Trenzados S.A., como tercero interesado, argumenta lo siguiente:

   El signo solicitado OMEGA (mixto) cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostuvo que la marca OMEGA ha logrado concretar una relación de fidelidad con sus clientes, en consecuencia, será lógico que los consumidores puedan identificar el origen empresarial que existe detrás de los productos, sin necesidad de saber a ciencia cierta qué empresa fabrica los productos, pero con pleno convencimiento de que siempre ha sido el mismo empresario.

   Asimismo, la norma comunitaria permite el registro de un mismo signo a nombre de diferentes titulares siempre y cuando distingan productos o servicios de diferentes clases y que no guarden relación entre sí, siendo que existe una coexistencia marcaria de la marca OMEGA a nombre de titulares diferentes en varias Clases de la Clasificación Internacional de Niza.

   La marca OMEGA (mixta) de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A. es un signo utilizado desde hace más de diez años en el mercado colombiano, así lo demuestran las pruebas de uso aportadas, por lo que los consumidores pueden perfectamente distinguir el origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas. Alega la aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 que señala que: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

   Además, alega el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486: “No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

   Concluye que dada la ausencia de relación entre los productos que distinguen una marca y otra, debido a que no cumplen con los criterios que determinan el riesgo de confusión en cuanto a la naturaleza del producto, no existe riesgo de confusión entre los signos confrontados.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de marzo de 2010.

   Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial sin especificar norma alguna, sin embargo, menciona como invocados por la parte actora los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 del mencionado cuerpo normativo.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…).

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

   El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración...