PROCESO 39-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 39-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del literal f) del artículo 135 de la misma Decisión.

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Marca: “BIG COLA” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-0291.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Los terceros interesados son: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. e INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. (antes PANAMCO COLOMBIA S.A.).

2. Actos demandados

   La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 10835 de 28 de abril de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundadas las oposiciones presentadas por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

   - Resolución No. 20315 de 28 de julio de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 7140 de 13 de marzo de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 10835 de 28 de abril de 2006.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 1 de febrero de 2005, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó el registro del signo “BIG COLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.550 de 31 de marzo de 2005.

3. Las sociedades GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) presentaron oposiciones a la solicitud de registro aduciendo la falta de distintividad del signo solicitado, determinada por la connotación genérica, usual y descriptiva de las expresiones BIG COLA en la clase 32.

4. El 28 de abril de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10835, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 7 de junio de 2006, GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 10835.

6. El 28 de julio de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20315, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

7. El 13 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7140, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 10835, quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el otorgamiento del registro del signo BIG COLA (MIXTA) a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. como marca a pesar de su carencia de distintividad por estar conformado exclusivamente por expresiones descriptivas o usuales en los productos de la clase 32 internacional, afecta indebidamente el derecho inherente de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones descriptivas o de utilización frecuente”.

      - “(…) la expresión BIG que acompaña el término inapropiable COLA y los elementos exclusivamente gráficos, es insuficiente para conferirle al signo la distintividad que la ley exige para que proceda el registro como marca. En efecto, contrario a lo señalado en los actos acusados, BIG sí es un término que DESCRIBE características o propiedades de las bebidas que agrupa la clase 32, de manera que per sé NO cuenta con la fuerza distintiva necesaria para que pueda hacer viable el registro marcario del signo BIG COLA (mixta) y menos aún si sólo está acompañado del término inapropiable ‘COLA’”.

      - “La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA (MIXTA), corresponde a una designación usual tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar. En efecto, como se aceptó en los actos acusados, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (32) internacional, como son las ‘bebidas refrescantes’”.

      - “(…) NO es cierto que porque evocan de forma separada características de los productos de la clase 32, al unir los vocablos BIG+COLA se obtenga un conjunto distintivo, puesto que la unión de los términos NO SE CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN CON SIGNIFICADO PROPIO (…)”.

      - “(…) en el signo BIG COLA (MIXTA) la unión de elementos carentes de poder distintivo no da como resultado una marca de fantasía porque tiene un contenido conceptual, que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de ‘BIG’ que es adjetivo calificativo del genérico COLA”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la expresión ‘BIG COLA’ (mixta) goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”.

      - “(…) la expresión en conjunto ‘BIG COLA’ (mixta), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”.

   4. Terceros Interesados

      La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos:

      - “(…) la expresión BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”.

      - “(…) el vocablo equivalente de BIG en la lengua española es GRANDE, y la raíz de la palabra GRANDE en ningún momento involucra la expresión BIG; en consecuencia, BIG no sirve como parámetro para medir su grado de genericidad o descriptividad por cuanto no puede dársele el tratamiento de expresión local debido a que, (…) BIG no es la raíz de la palabra GRANDE, en efecto, la raíz de GRANDE es GRAND la cual en ningún momento coincide fonéticamente con BIG, hecho que dificulta su comprensión para el consumidor”.

      - “Para el caso en concreto, salta a la vista la importancia tanto del elemento denominativo como del figurativo en la presentación del producto, pues la etiqueta del artículo identificado con la marca BIG COLA ocupa más de la mitad del envase”.

      La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos:

      - “es evidente que en el caso de la marca BIG COLA se está frente a una expresión de carácter descriptivo y uso común dentro del mercado de...