PROCESO 035-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 035-IP-2010

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “POMPY” (denominativa). Actor: COLOMBINA S.A. Expediente Interno: Nº 2008-00251.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0082, de 19 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 08 de febrero de 2010, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00251.

1. Las Partes.

   Demandante: COLOMBINA S.A.

   Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Las Sociedades GEMAZ INTERNATIONAL INC. y MEALS DE COLOMBIA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 07 de abril de 2006, la Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo POMPY (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 564, el 31 de mayo de 2006.

   La Sociedad COLOMBINA S.A. se opone al registro en base a sus marcas registradas PONKY (denominativa y mixta) en las Clases 29 y 30. Asimismo, GEMAZ INTERNATIONAL INC. se opuso en base a su marca registrada POMPIS (mixta) de la Clase 05.

   El 22 de mayo de 2007, mediante Resolución Nº 14266, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo solicitado POMPY (denominativo) a la Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., declaró infundada la oposición formulada por COLOMBINA S.A. y decretó fundada la oposición de la Sociedad GEMAZ INTERNATIONAL INC., ya que el signo solicitado POMPY (denominativo) era confundible con la marca registrada POMPIS (mixta) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en cuenta que, entre los productos de ambas clases, existe conexión competitiva.

   Las Sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COLOMBINA S.A., presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la citada resolución, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nº 40053, de 29 de noviembre de 2007, y Nº 3706, de 12 de febrero de 2008, respectivamente, en el sentido de revocar la Resolución Nº 14266, de 22 de mayo de 2007.

   En consecuencia, fueron declaradas infundadas las oposiciones de COLOMBINA S.A. y de GEMAZ INTERNATIONAL INC., y se concedió el registro de la marca POMPY (denominativa).

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante COLOMBINA S.A. aduce lo siguiente:

   Hubo una clara violación de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486, señalando que la marca PONKY (denominativa y mixta) registrada previamente a su favor en las Clases 29 y 30, y el signo solicitado POMPY (denominativo), son similares a tal punto de crear confusión en los consumidores.

   Indica la sociedad actora que el signo solicitado POMPY no contiene elementos distintivos, y carece de capacidad individualizadora y novedosa frente a la marca registrada PONKY, máxime si se tiene en cuenta que el grado de confundibilidad se debe a sus similitudes tanto ortográficas e ideológicas como fonéticas.

   La actora cita casos anteriores de confundibilidad marcaria resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC, así como, del INDECOPI del Perú.

   Asevera que las marcas en conflicto generan la misma impresión global y visual, toda vez que la adición de sílabas e intercambio de letras en el signo solicitado POMPY no le añade elemento de distintividad alguno frente a la marca registrada PONKY, puesto que comparten las mismas sílabas tónicas y vocales. En ese sentido, considera que se incurre en causal de irregistrabilidad, al presentar semejanzas suficientes para inducir al consumidor al estado de confusión.

   Agrega que en la medida en que los signos confrontados POMPY y PONKY amparan productos comprendidos en la Clase 30, relativos a productos de confitería y azúcar, es indudable que éstos se destinan al mismo público consumidor, es decir, al público infantil, por medio de los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo, pese a que la empresa MEALS DE COLOMBIA S.A. haya limitado los productos amparados por la marca propuesta a “paletas y helados comestibles”, pues ello no es suficiente para reducir las posibilidades de conexión competitiva.

   Concluye aduciendo que, existe confundibilidad entre las marcas nombradas, y por tanto la expresión POMPY no goza de carácter de distintividad exigido en el artículo 134 de la Decisión 486.

4. Contestaciones a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente:

   Para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: en primer lugar, debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. En el presente caso sólo se da uno de ellos, y ello no es suficiente para aplicar la causal de irregistrabilidad.

   En el presente caso, nos encontramos frente a marcas denominativas y mixtas, para lo cual se debe tener en cuenta que su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos; si por el contrario predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

   El signo cuyo registro se solicita no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues apreciados ambos signos confrontados, POMPY y PONKY, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues a pesar que éstos presentan una coincidencia en la partícula “PO” ubicada al comienzo de los signos, sus demás elementos ortográficos, permiten además una visualización y percepción diferente de los signos, una fonética disímil entre éstos, circunstancia que permitirá al consumidor diferenciar los orígenes empresariales sin caer en riesgo de confusión.

   Agrega que, la marca registrada PONKY presenta una connotación conceptual diferente a la del signo solicitado, puesto que evoca la idea de “ponqués o ponquecillos”. En cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional a determinado pronunciamiento.

   La Sociedad GEMAZ INTERNATIONAL INC como tercero interesado no contestó la demanda.

   La Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado, argumentó que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, pues aunque ambos contienen las letras PO, esta fracción no es evocadora de ningún elemento que pueda dar origen a una...