PROCESO 215-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 215-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: SALTIN SPLENDID (denominativa). Expediente Interno: 2010-00310.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1]

VISTOS:

El Oficio 3405 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00310.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: COLOMBINA S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

   2. Hechos:

   1. COLOMBINA S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca SALTIN SPLENDID (denominativa) para identificar productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez la solicitud fue publicada, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formuló oposición sobre la base de las marcas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta) de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 43380 de 30 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.

   4. COLOMBINA S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 53674 del 18 de diciembre de 2008 y 6052 del 2 de febrero de 2010, en el sentido de confirmar la Resolución 43380.

   5. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

   6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   3. Argumentos de la demanda:

   7. COLOMBINA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, pues la marca solicitada cuenta con suficiente distintividad, en consideración a que la expresión SALTIN es una denominación débil y de uso común, lo que no impide el registro de una marca que contenga el mismo vocablo, ya que es una palabra genérica. Lo que caracteriza a la marca es el vocablo que acompaña la palabra saltin o saltinas que para el caso es SPLENDID.

      - La expresión SALTINES es el plural de una denominación del idioma inglés (SALTINE) que significa galleta salada, tostada y delgada.

      - No es posible que se confundan las marcas en el mercado, ya que los signos son lo suficientemente diferentes para que el público consumidor identifique el origen empresarial, además de distinguir las marcas con un segundo vocablo no genérico.

      - Alega resoluciones anteriores de la SIC.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - La palabra SALTIN es meramente descriptiva, por tratarse de una adaptación del inglés SALTINE que hace referencia a las galletas delgadas y saladas. Si bien se trata de una expresión que evoca las características propias del tipo de galleta, se hace palmario que las modificaciones efectuadas a la expresión SALTINE, hace que se trate de una expresión novedosa.

   9. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos 134[2] literal a) y 136[3] literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, del artículo 150[4]. No procede la interpretación de los artículos 135 y 154 de la Decisión 486 por no ser pertinentes para el presente caso.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   11. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Marcas conformadas por palabras en idioma extranjero. Marcas conformadas por palabras de uso común, descriptivas y genéricas.

   4. Marcas evocativas.

   5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   12. En el presente caso, COLOMBINA S.A. solicitó el registro de la marca SALTIN SPLENDID (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó oposición sobre la base de las marcas SALTIN NOEL (mixta) y SALTINES NOEL (mixta) de las Clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza

   13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

   14. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   15. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[5].

   16. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

   17. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.

   18. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

   19. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

       La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

       La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso.

       La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

       Reglas para el cotejo entre signos distintivos:

   20. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

       - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo...