PROCESO 37-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

Marca: “DURETONE” (mixta).

Expediente Interno N° 2004-0347.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 14665, de 29 de mayo de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió declarar fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. y negar el registro del signo “DURETONE” (mixto) para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

   - Nº 04735, de 27 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665 y concedió el recurso de apelación.

   - Nº 6980, de 30 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de noviembre de 2002, la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. solicitó el registro del signo “DURETONE” (mixto), para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de enero de 2003, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 524.

      - La COMPAÑÍA PINTUCO S.A. presentó oposiciones en contra de la solicitud de registro, sobre la base del registro de su marca “DURETAN” (denominativa), registrada en la clase 2.

      - El 29 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 14665, a través de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. y negar el registro del signo “DURETONE” (mixto) para distinguir productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A.

      - La sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la referida Resolución.

      - El 27 de febrero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 04735, a través de la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665 y concedió el recurso de apelación.

      - El 30 de marzo de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución No. 6980, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 14665.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PINTURAS Y ADHESIVOS C.I. PYASA COLOMBIANA S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Las marcas en conflicto DURETONE y DURETAN, como cierta clase de marcas, comparten un prefijo de uso común para distinguir productos de la clase 02 Internacional. (…) De tal manera que para este caso en particular la comparación debe hacerse sobre los elementos adicionales del prefijo DUR”.

      - (…) la expresión DUR sinónimo de DURACIÓN es de uso común para distinguir productos de la clase 05 (sic) Internacional, que existen innumerables marcas debidamente registradas en dicha clase internacional a nombre de diferentes titulares (…)”.

      - “(…) la confrontación entre las marcas debe limitarse a los fonemas ETONE y ETAN. (…) entre los signos ETONE y ETAN no existe la más mínima posibilidad de confusión, pues las mismas se pronuncian, escriben y significan distinto, de tal manera que cada signo cuenta con su respectiva fuerza distintiva”.

      - “(…) las partículas ETONE y ETAN son de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia a (sic) determinado como de fantasía, es decir aquellos (sic) creados por el hombre que no poseen un significado propio y solo lo obtendrán en la medida que los esfuerzos materiales y morales de su titular”.

      - “(…) se debe tener en cuenta que la parte gráfica de la marca DURETONE solicitada por mi representado es preponderante y significativa dentro del conjunto marcario”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:

      - “(…) la marca ‘DURETONE’ (solicitada), clase 2 presenta semejanzas ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘DURETAN’ clase 2 registrada bajo certificado Nº 142037, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen las (sic) misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”.

      - “(…) las marcas en debate además de coincidir con el vocablo DURE, contienen la misma secuencia consonántica, lo cual hace que al ser pronunciadas emitan un impacto similar”.

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘DURETONE’ comprende los mismos productos de la clase 2 amparados por la marca ‘DURETAN’, clase 2, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

   4. Tercero Interesado

      La COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A. (ANTES COMPAÑÍA PINTUCO S.A.), considerada como tercero interesado, contestó la demanda de la siguiente manera:

      - “(…) estamos comparando una marca mixta con una marca nominativa y por lo tanto es mandatario extraer el elemento que predomina en la marca mixta, ya que es el que el consumidor capta y recuerda al momento de querer adquirir un producto o servicio (…) el elemento que predomina de la marca mixta solicitada DURETONE es el elemento nominativo”.

      - “(…) DURETONE (MIXTA) es una expresión derivada de DURETAN que no tiene en sí misma la potencialidad de ser distintiva frente a la marca previamente registrada por mi representada”.

      - “(…) las marcas DURETAN y DURETONE (MIXTA) al ser denominaciones de fantasía, no evocan concepto alguno en la mente del consumidor. Por ello, la idea que éste tenga de dichas marcas estará condicionada en gran medida al recuerdo visual, ortográfico y fonético de las mismas. Así, al encontrarse un consumidor con la marca DURETONE (MIXTA), la cual es fonética y visualmente muy similar a la de la marca DURETAN que previamente conoce, automáticamente va a hacer una asociación ente estos dos signos, lo cual, obviamente, va a crear confusión”.

      - “(…) las marcas en conflicto amparan los mismos productos de a clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el...