PROCESO 06-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 06-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 83, literal a), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 3268-08. Actor: Sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.

Marca: TEXAS STATION (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 10 de marzo de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

   Tercero Interesado: SOCIEDAD ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      a. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., solicitó el 22 de noviembre de 1996 el registro como marca del signo denominativo TEXAS STATION, para amparar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A., presentó observación al registro solicitado con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa TEXAS, registrada en Perú bajo el certificado No. 11224, para amparar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa TEXAS, registrada en Perú bajo el certificado No 11031, para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., absuelve el traslado de la observación argumentando que las marcas de la observante son nulas.

      4. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 5979-97-INDECOPI/OSD de 19 de mayo de 1997, resolvió declarar fundada la observación y denegar el registro solicitado.

      5. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, argumentando que el término TEXAS se encuentra incurso en una casual de nulidad y que la Oficina de Signos Distintivos la puede declarar de oficio. Afirma, que el acto apelado violó el principio al debido proceso.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 194-1998-TPI/INDECOPI de 26 de febrero de 1998, resolvió declarar nula la Resolución apelada.

      7. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 006318-99/OSD-INDECOPI de 1 de junio de 1999, resolvió declarar fundada la observación y denegar el registro solicitado.

         h. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      9. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 751-2000/TPI-Indecopi de 28 de junio de 2000, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      10. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.

      11. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 12 de junio de 2003, decidió declarar infundada la demanda.

      12. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

      13. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto de seis de octubre de 2006, decidió declarar nula la sentencia emitida.

      14. En primera instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 14 de julio de 2008, decidió declarar infundada la demanda.

      15. La sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (como segunda instancia ordinaria).

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La parte demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que la marca TEXAS se debió declarar nula, ya que se refiere a un Estado de los Estados Unidos de América.

      2. Manifiesta, que el signo TEXAS STATION es notoriamente conocido.

      3. Sostiene, que el signo que se pretende registrar es usado como nombre comercial por la sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., de manera ininterrumpida. Además, ha ganado gran notoriedad en el mercado.

      4. Afirma, que la marca de la observante no es usada.

      5. Agrega, que respecto del término STATION existe una familia de marcas que debe ser protegida.

      6. Manifiesta, que la sociedad TEXAS STATION CASINO S.A., autorizó a la sociedad DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A., para usar su razón social.

   3. La contestación de la demanda.

      1. Por parte del INDECOPI.

      • Argumenta, que no existe norma alguna que prevea como medio de defensa a una observación, una solicitud de nulidad del registro. En este sentido, en un procedimiento de observación a una solicitud de registro marcario el INDECOPI no podía pronunciarse sobre la nulidad de la marca de la observante.

      • Aduce, que los signos en conflicto son confundibles.

      • Manifiesta, que no se ha demostrado la notoriedad de la marca TEXAS STATION.

      • Sostiene que la sociedad TEXAS STATION CASINO S.A., es diferente de la demandante y, por lo tanto, ésta última no es la titular del nombre comercial.

      • Afirma, que no se configura una familia de marcas con el término STATION, ya que es un término de uso común por parte del público consumidor porque se refiere a estación o paradero.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad ADMIRAL S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que la demandante no ha iniciado una acción de nulidad contra el registro de la marca TEXAS.

      • Sostiene, que no se ha probado la notoriedad del signo solicitado para registro.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 81, 83, literal a), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

6. consideraciones:

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

   3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

   4. Palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

   5. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

   6. La familia de marcas.

   7. ¿Es procedente la acción de nulidad como medio de defensa en el trámite de una observación a la solicitud de registro marcario?

   8. Los requisitos para tener derecho sobre un nombre comercial. El signo solicitado como marca y anteriormente usado como nombre comercial.

1. La conexión competitiva.

   1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

      En el procedimiento administrativo interno, se resolvió denegar el registro del signo denominativo TEXAS STATION. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca...