PROCESO 045-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 045-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literales f) y g) de la misma Decisión.

Marca: DISPANDINA (nominativa).

Actor: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES.

Proceso interno Nº 2005-0245.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0245;

El auto de 14 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA.

2. Hechos

   1. El 29 de enero de 2004, la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DISPANDINA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 538 de 31 de marzo de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 20105 de 24 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo DISPANDINA (nominativo) a favor de DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA.

   4. La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES interpuso demanda de nulidad contra la Resolución Nº 20105.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Presenta la demanda con “fundamento en el artículo 172 de la Decisión 486 (…)”.

   2. Con la Resolución impugnada se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que es obligación de la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad aún cuando no se hayan presentado oposiciones y “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no cumplió con su obligación legal de efectuar el examen de registrabilidad de la marca DISPANDINA y en consecuencia, permitió el registro de una marca que afectara los derechos previamente adquiridos por mi representada (…)”.

   3. Es titular de las marcas DISPAPELES (mixta), DISPASOBRES (nominativa), DISPAROLLOS (mixta), DISPALASER (nominativa), DISPACOPIA (mixta), DISPAFAX (mixta) y DISPAFORMAS (mixta), todas registradas para la Clase 16, como se ve “mi representada ha registrado a través del tiempo otras marcas utilizando el prefijo ‘DISPA’, formando de esta forma una familia de marcas”.

   4. El signo solicitado para registro “se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)” ya que es “similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A., DISPAPELES (…)”. Reitera el hecho de que el signo solicitado “reproduce el prefijo ‘DISPA’ utilizado por mi representada desde 1975 y con el cual ha creado una ‘familia de marcas’ con la que se identifica una gran gama de productos de la clase 16 internacional”.

   5. Sobre el prefijo DISPA dice:

      • “No se trata de un término de uso común en la conformación de marcas de la clase 16, sino del elemento principal y distintivo de todas y cada (sic) las marcas registradas por mi representada (…)”.

      • “En efecto, las expresiones PAPELES, SOBRES, LÁSER, COPIAS, FAX y FORMAS son evocativas de los productos de la clase 16, de modo que es el prefijo DISPA el que otorga a las marcas de mi representada su carácter distintivo (…) por cuanto el prefijo ‘DISPA’ no tiene ninguna significación en relación con los productos de la clase 16, no es de ninguna forma evocativa, genérica ni descriptiva de tales productos”.

      • Al haber creado una familia de marcas “resulta lógico que los consumidores reconocen que la política de la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES es la creación de marcas con la utilización del prefijo DISPA”.

   6. Por lo tanto “si los consumidores encuentran ahora en el mercado el signo DISPANDINA, podrán creer que se trata de una línea de productos lanzada al mercado por la sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES (…)”.

   7. De esta manera “queda demostrado que el signo DISPANDINA es confundiblemente similar con las marcas DISPAPELES, DISPASOBRES, DISPAFAX, DISPAROLLOS, DISPAFORMAS, DISPACOPIA y DISPALASER (…)”. Además, de lo anterior, los signos en conflicto distinguen los mismos productos, “hecho este que sumado a la similitud de los signos en conflicto, hace inevitable el riesgo de confusión”.

   8. En consecuencia “el signo DISPANDINA carece del requisito de distintividad”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflicto “es claro que no presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. Por lo tanto “las expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. “(…) tenemos que la marca solicitada está estructurada por expresiones, cuya composición es diferente respecto de la (sic) marcas previamente registradas, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”. Por lo que las marcas pueden coexistir en el mercado de forma pacífica.

   4. En consecuencia, “la marca DISPANDINA para distinguir productos de la clase 16 es registrable (…)”.

   5. Finalmente, sostiene que no se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia dio aplicación a este artículo.

      La sociedad DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. DISPANDINA, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. Sobre la supuesta falta de aplicación del artículo 150 por parte de la División de Signos Distintivos, manifiesta que dentro del proceso sí existió el “examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca DISPANDINA (…) a pesar de no haber existido oposiciones (…)” en el mencionado examen se puede apreciar que la “oficina pudo distinguir con claridad meridiana que las marcas de DISPAPELES y seguramente otras que cuentan con el prefijo DISPA de conformaciones distintas (…) de su sola lectura basta para entender que se dirigen a mostrar, sugerir, entender, un objeto determinado de los tantos que conforman la clase 16, mientras que DISPANDINA, denota de manera clara una generalidad, que envuelve muchos objetos de los que conforman la clase 16 (…)”.

   2. Respecto a la familia de marcas, esto no significa que solo la demandante pueda usar el prefijo DISPA.

   3. “(…) la expresión DISPA como prefijo de las marcas registradas por DISPAPELES tienen una connotación al final de la palabra que se refieren específicamente a cosas que forman parte del grupo que conforman la clase 16 (…). Gran diferencia existe con la marca DISPANDINA toda vez que, dentro del nombre DISTRIBUIDORA DE PAPELES ANDINA LTDA. la expresión ANDINA tiene toda la connotación regional, geográfica, que dista mucho de un particular señalamiento dentro de cada una de las marcas registradas (…)” pues las marcas registradas “no exactamente para distinguir un sinnúmero de bienes y elementos que conforman el grupo 16 de la clase internacional, sino que cada una de ellas sugiere inmediatamente al ver la expresión uno de los objetos de los tantos que conforman la clase 16”.

   4. El signo DISPANDINA “no sugiere de manera específica ningún objeto en particular de todos los que conforman la clase 16 (…)”. Continúa argumentando que “DISPANDINA es una expresión genérica, clara que no induce a que se crea que DISPANDINA (…)” es igual a las marcas registradas.

   5. (…) si se mantiene la tesis (…) de que la División no debió registrar DISPANDINA no debió registrar tampoco ninguna marca diferente a DISPAPELES así se tratara de la misma empresa (…) el hecho de registrar 7 marcas, es decir, 6 después de la principal a favor de una empresa y con relación a marcas para representar productos de la clase 16 internacional, fue precisamente y estoy seguro, porque cada una de esas marcas de manera acertada para DISPAPELES denotaban y denotan un objeto específico de los tantos elementos que forman la clase 16 (…)”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de...