PROCESO 018-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literal e) y 84 del mismo cuerpo legal, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. Marca: “FINOLIGHT” (mixta). Proceso Interno: Nº 2003-00036.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

El Oficio Nº 1711, de 21 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 06 de enero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d), 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de los artículos 134, 135 literales b) y e), 136 literales a) y h), 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00036.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 04 de marzo de 2010.

1. Las partes:

   Demandante: FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. (GRASCO S.A.).

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros interesados: INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A y LLOREDA S.A.

2. datos RELEVANTES:

   2.1. Hechos:

   El 16 de diciembre de 1997, INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A. solicitó el registro del signo FINOLIGHT (mixto) para distinguir aceites comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, publicándose el extracto de dicha solicitud en la Gaceta Nº 458, de 31 de marzo de 1998.

   LLOREDA S.A. presentó observación en contra de dicha solicitud de registro, la misma que fue declarada infundada, otorgándose el registro del signo solicitado mediante Resolución Nº 1881, de 11 de febrero de 1999.

   Mediante Resolución Nº 8385, de 04 de mayo de 1999, se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la decisión anterior.

   Mediante Resolución Nº 23075, de 29 de octubre de 1999, se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión anterior, agotándose así la vía gubernativa.

   Posteriormente, el 02 de junio de 2000, INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A. solicitó el registro del signo FINOLIGHT (mixto) para distinguir aceites comestibles, grasas y sus derivados de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, publicándose el extracto de la solicitud en la Gaceta Nº 497, de 07 de noviembre de 2000.

   FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. presentó observación en base a la familia de marcas LA FINA.

   Mediante Resolución Nº 24528, de 30 de julio de 2001, se declara infundada la observación y se concede el registro del signo solicitado.

   Mediante Resolución Nº 37831, de 23 de noviembre de 2001, se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior.

   Mediante Resolución Nº 10269, de 22 de marzo de 2002, se resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión anterior, por lo que quedó agotada la vía gubernativa.

   Finalmente, la demandante FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. (GRASCO S.A.) interpone ante el Consejo de Estado la nulidad de las Resoluciones Nos: 1881, 8385, 23075, 24528, 37831 y 10269 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. (GRASCO S.A.) señala que:

   - Es titular en Colombia de la familia de marcas LA FINA en las Clases 29 y 30, por lo que el signo FINOLIGHT (mixto) es confundible al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   - La expresión LIGHT es de uso común en la Clase 29, ya que se trata de alimentos livianos, ligeros, suaves y bajos en grasas, por lo que alega la vulneración del artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344.

   - La parte predominante del signo FINOLIGHT (mixto) es la palabra FINO, y en el caso de la marca registrada LA FINA, la palabra predominante es FINA, por lo que al comparar los signos en conflicto encontramos que tan sólo existe una modificación del género (FINO-FINA), lo que hace que tengan el mismo significado en el idioma español.

   - El consumidor creerá erróneamente que la margarina y los otros productos FINOLIGHT son una versión dietética de los productos ofrecidos desde hace muchos años por las marcas notorias LA FINA (denominativa) y LA FINA (mixta).

   - Los signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 29.

   - Las marcas notorias LA FINA deben ser protegidas ya que son reconocidas en toda Colombia, por lo que la solicitante se encuentra aprovechando injustamente del prestigio y renombre de la familia de marcas LA FINA, las cuales gozan de gran popularidad en el mercado colombiano desde finales de la década del 60.

   - La Superintendencia de Industria y Comercio no realizó debidamente el examen de registrabilidad al otorgar el registro del signo solicitado.

3. Contestación a la Demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente:

   - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   - Al no existir confusión entre el signo FINOLIGHT (mixto) y la familia de marcas LA FINA, no es necesario entrar a analizar la notoriedad de la familia de marcas LA FINA.

   La tercera interesada INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A. señaló que el signo FINOLIGHT (mixto) goza de suficiente fuerza distintiva por lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó debidamente su registro.

   La tercera interesada LLOREDA S.A. señaló que el signo FINOLIGHT (mixto) carece de distintividad pues la palabra LIGHT es de uso común y, por lo tanto, inapropiable por un solo titular, y la palabra FINO es una denominación descriptiva, por lo que se debió denegar el registro.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, procede la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y d) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretarán, de oficio, los artículos 83 literal e) y 84 del mismo cuerpo legal, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

(...)

Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

4. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en...