PROCESO 024-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 024-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166, 167 y 168 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: S.T. DUPONT. Marca: “S.T. DUPONT” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-00442.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de abril del año 2010.

VISTOS:

El Oficio Nº 2222, de 11 de diciembre de 2009, recibido en este Tribunal el 06 de enero de 2010, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00442.

1. ANTECEDENTES

   1.1 Las partes.

   Demandante: Sociedad S.T. DUPONT.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercer interesado: Sociedad PRONALCI LIMITADA.

   1.2. Determinación de los hechos relevantes.

   1. Los hechos

   El 08 de marzo de 2002, la sociedad PRONALCI LIMITADA., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “S.T. DUPONT” (mixta) inscrita a favor de la sociedad S.T. DUPONT para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de obtener el registro del signo “DU MONT” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la misma Clase 34.

   Una vez agotada la etapa de alegatos, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 35128, de 30 de octubre de 2002, la cual denegó la cancelación por falta de uso.

   PRONALCI LIMITADA., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la citada resolución, siendo resuelto de manera confirmatoria, mediante Resolución Nº 5170, de 26 de febrero de 2003.

   El 16 de mayo de 2003, mediante Resolución Nº 012928, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 35128, y concedió la cancelación parcial por falta de uso de la marca “S.T. DUPONT” (mixta), limitando la cobertura de la misma para distinguir exclusivamente artículos para fumadores, tales como, estuches, encendedores, tubos para puros, ceniceros y brickets, excluyendo de dicha protección los cigarrillos, tabaco y sus derivados, agotando así la vía gubernativa.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

   La demandante S.T. DUPONT ha presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando lo siguiente:

   La demandada violó el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por aplicación indebida, ya que se interpretó de manera equivocada el tercer párrafo de dicho artículo, pues no observó la similitud o identidad de los productos.

   Expresa que para que sea procedente la cancelación parcial sobre productos, se debe tener en cuenta la identidad o similitud con los productos para los cuales fue aprobado el uso. En ese caso concreto, se probó el uso de la marca “S.T. DUPONT”, para identificar artículos de fumador y cerillas o encendedores y no para cigarrillos, tabaco y productos de tabaco.

   Reitera que para que proceda la cancelación total o parcial de productos sobre los cuales no se demostró el uso de una marca, se debe tener en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, la que debe ser entendida como la semejanza tanto directa o indirecta, ya que con cualquiera de las dos se produce el riesgo de confusión o de asociación, dado que los artículos no tienen razón de ser si no existen los cigarrillos y viceversa, pues requieren de un uso complementario o conjunto para cumplir su función.

   Destaca que no hay duda que los productos cancelados “cigarrillos, tabaco y productos de tabaco” guardan una estrecha similitud con los “elementos para fumador, encendedores y fósforos” generando una confusión indirecta entre los productos relacionados, pues fácilmente pueden llegar a pensar que una misma empresa las produce y no dos empresas independientes.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que, si bien es cierto, y como está demostrado en el expediente, el titular de la marca logró probar el uso de la misma para distinguir única y exclusivamente artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets, no probó su uso para tabaco y sus derivados, comprendidos en la Clase 34, debiendo, en consecuencia, ordenar la cancelación parcial de registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

   La Sociedad PRONALCI LIMITADA, se allanó a los fundamentos jurídicos de la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal sentido, este Tribunal interpretará el mencionado artículo; y, de oficio, los artículos 166, 167 y 168 de la citada Decisión.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca...