PROCESO 12-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 6 literal a), 12, 17, 21, 22, 23, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Patente de Invención: “Nueva forma cristalina de clorhidrato de 6–hidroxi–3–(4-[2-(piperidin–1–il]etoxi]fenoxi)–2–(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno”.Proceso interno: Nº 2007-00054.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 2211, de 10 de diciembre de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00054.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Las partes:

   La parte demandante es: ELI LILLY AND COMPANY.

   La parte demandada es: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   1.1. Hechos:

   La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, el 27 de julio de 2000, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le otorgue la Patente de Invención “Nueva forma cristalina de clorhidrato de 6– hidroxi–3–(4-[2-(piperidin–1–il]etoxi]fenoxi)–2–(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno”, reivindicando la prioridad extranjera de tres solicitudes anteriores presentadas en Estados Unidos de América.

   Mediante Auto Nº 1319, de 21 de septiembre de 2000, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó modificar la solicitud en un término de treinta (30) días, dentro del cual se cumplió con lo requerido.

   Mediante Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518, de 30 de julio de 2002, se publicó el extracto de la solicitud de otorgamiento de patente de invención, contra la cual no se presentaron observaciones.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 6977, de 24 de marzo de 2006, negó la patentabilidad solicitada, argumentando falta de nivel inventivo.

   Contra la mencionada resolución, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 23344, de 31 de agosto de 2006, confirmando la negativa de patentabilidad y declarando agotada la vía gubernativa.

   1.2. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante ELI LILLY AND COMPANY señala que se vulneraron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la patente solicitada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial exigidos en las citadas normas.

   Alega que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en error al afirmar que tanto la Forma Cristalina I de Arzoxifeno, como el proceso para su obtención, reivindicados en la solicitud denegada, resultan evidentes para una persona versada en la materia, pues a su criterio tal planteamiento carece de fundamento legal.

   En ese sentido, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no comprendió el objeto de la invención, no interpretó correctamente las referencias bibliográficas presentadas en el recurso de reposición, así como, tampoco tuvo en cuenta las ventajas que presentaba la invención, las cuales constituyen claramente una contribución al estado de la técnica.

   Considera que el objeto de la solicitud de patente denegada, es proporcionar una nueva forma cristalina de arzoxifeno designada como Forma I (reivindicación 1), formulaciones farmacéuticas que lo comprenden (reivindicaciones 2 a 9), en el proceso para su obtención (reivindicación 10) y el compuesto obtenido mediante este proceso (reivindicación 11) que corresponden a una novedosa estructura tridimensional más estable, lograda mediante un proceso de cristalización –no natural ni espontáneo- también novedoso, en donde tanto la nueva forma cristalina como el proceso para su obtención presentan propiedades diferentes y ventajas frente a las enseñanzas de la forma pobremente cristalina de arzoxifeno conocida y su correspondiente proceso de preparación.

   Agrega que la invención denegada no era evidente frente a las enseñanzas del arte previo, así como, que el compuesto sí es nuevo y sí presenta una estructura inesperada, por lo cual las enseñanzas del Manual Andino de Patentes sí son aplicables en el caso que nos ocupa y además que la invención denegada sí es el resultado de la actividad creativa del hombre, por lo cual sí cumple con el requisito de Nivel Inventivo.

   Aduce que el análisis del nivel inventivo de la solicitud denegada, fue realizado bajo criterios sui generis y sin seguir los parámetros establecidos por el artículo 18 de la Decisión 486.

   Finalmente, alega que la invención fue aceptada por las Oficinas de Patentes de varios países, tales como: Australia, China, Estados Unidos, Francia y Rusia. Por lo tanto, el hecho que otros países hayan aceptado la Novedad y el Nivel Inventivo de las solicitudes extranjeras correspondientes, al objeto de la invención, tiene un gran significado y relevancia en el momento en que en Colombia se efectúa un estudio para determinar si la misma invención cumple con los requisitos de patentabilidad y puede ser privilegiada con el otorgamiento del derecho de patente.

   1.3. Fundamentos de la demandada:

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que, efectuado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no cumplía con los requisitos establecidos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

   Adujo que el solicitante mediante escrito, de 19 de enero de 2006, atendió oportunamente el requerimiento, pero que el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que se otorgan patentes “(…) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”, en ese sentido y, realizado el examen de patentabilidad, las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

   Alegó que las reivindicaciones no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial al Arzoxifeno ni a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque es el mismo compuesto, sólo que está en forma pura (sin solvente orgánico dentro de la red cristalina) así que es obvio para un experto medio en el oficio. Adicionalmente, considera importante anotar que el resultado obtenido, a saber, cristal de clorhidrato de Arzoxifeno no resulta inesperado.

   Considera que un experto medio en la materia sí podría saber cómo hacer el material reivindicado, porque este “cómo” es una cristalización en THF, que es un paso corriente en toda secuencia de purificación. Además, puesto que el cristal obtenido no presenta características que sean un aporte sorprendente a la técnica, éste no tiene nivel inventivo. Finalmente, aduce que debe quedar claro que el Arzoxifeno no tiene una estructura química “muy próxima al estado de la técnica”, sino que es idéntica.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de marzo de 2010.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00054.

   Sin embargo, la norma aplicable y vigente es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la solicitud de otorgamiento de patente de invención se presentó el día 27 de julio de 2000.

   En tal sentido, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 3, 4, 6 literal a), 12, 17, 21, 22, 23, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la...