PROCESO 212-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 212-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: MERCK KGAA. Marca: MERKAT (mixta). Expediente Interno: 206-2013-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 206-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 206-2013-0-1801-JR-CA-06.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: MERCK KGAA

      Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

   2. Hechos:

   1. El 8 de septiembre de 2010, Inversiones Pacucha S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”, comprendidos en la Clase 10 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. El 19 de noviembre de 2010, Merck KgaA formuló oposición contra la solicitud de registro de marca, señalando ser titular de la marca MERCK en Bolivia y Colombia y la marca MERCK SERONO en Ecuador y Perú, inscritas con anterioridad a la fecha que se solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 10 de agosto de 2011, mediante Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

   4. El 7 de septiembre de 2011, Merck KGaA presentó recurso de apelación contra la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI.

   5. El 15 de octubre de 2012, mediante Resolución 1900-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI.

   6. El 9 de enero de 2013, Merck KGaA interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 1900-2012/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI.

   7. El 25 de julio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda.

   8. El 11 de agosto de 2014, el Merck KGaA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.

   9. El 8 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando que el Tribunal se pronuncie expresamente respecto de:

      - Qué elementos esenciales se deben destacar para establecer que un signo tiene distintividad.

      - Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MERKAT (mixto) y la marca registrada MERCK (mixta).

      - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos poco más o menos semejantes.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. MERCK KGAA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - Ser titular de la marca MERCK (mixta), la cual es notoriamente conocida. Las marcas confrontadas distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, se encuentran comprendidas a nivel gráfico y fonético, resultando confundibles entre sí.

       - Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, los signos en comparación serían susceptibles de causar confusión, teniendo en consideración las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. Adicionalmente, los signos en conflicto compartirían un significativo número de caracteres.

       - Al haber determinado el INDECOPI que el signo solicitado MERKAT (mixto) buscaba distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, artículos idénticos o vinculados a algunos artículos identificados con las marcas MERCK (mixtas) base de la oposición, el riesgo de confusión es mayor.

       - La marca MERCK (mixta) es una marca notoria para farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, los medios probatorios acompañados al expediente administrativo acreditarían la notoriedad de dicha marca.

       - Teniendo en consideración que la marca MERCK (mixta) es notoria, el signo solicitado MERKAT (mixto) se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto el signo MERKAT (mixto) sería susceptible de causar confusión con relación a la marca MERCK (mixta), así como dilución y aprovechamiento indebido del supuesto prestigio de la misma. El signo MERKAT (mixto) sería una transcripción parcial de la marca MERCK (mixta) y, por lo tanto, debió haber sido denegado sobre la base del literal h) del artículo 136 de la mencionada normativa.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - En el presente caso, Merck KGaA no acreditó el carácter extraordinario de su marca. No fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen de forma fehaciente la notoriedad de la marca MERCK (mixta), toda vez que los documentos presentados no permiten acreditar la notoriedad de la referida marca.

       - El sólo hecho de que la opositora sea titular de la marca MERCK (mixta) en diversos países del mundo no acredita la notoriedad de la misma ya que con ello lo que se evidencia es un interés y preocupación de Merck KGaA por proteger su marca más no la difusión y su extenso conocimiento en el Perú. Las impresiones en su página web no constituían medio probatorio relevante a efectos de acreditar la notoriedad de la marca, toda vez que no contenía información tendiente a demostrar un uso extenso ni un grado elevado de difusión de las marcas Merck (mixtas) en el Perú, ni en otro país miembro de la Comunidad Andina.

       - Las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en su conjunto determinaron que los mismos no sean confundibles. Del mismo modo, para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar un grado de semejanza en virtud del cual se advierta que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error al público consumidor.

       - En el presente caso, lo que intenta hacer Merck KGaA es desmembrar el signo solicitado MERKAT (mixto) a efectos de resaltar elementos comunes que pudieran existir respecto de su marca MERCK (mixta). Sin embargo, este análisis es contrario a la legislación sobre Propiedad Industrial, según la cual debe prevalecer el análisis en conjunto de los signos sin desmembrar sus partes.

       - Contrariamente a lo señalado por Merck KGaA, el hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión en los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor.

       - Si bien los signos confrontados coinciden en el empleo de la partícula inicial “MER”, ello de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso común o frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los casos de MERCUR BODY CARE y MERCEDES-BENZ, que se encuentran registradas a favor de distintos titulares.

   12. Inversiones Pacucha S.A.C. contestó la demanda sosteniendo lo siguiente:

       - Los signos en conflicto no resultan confundibles o susceptibles de causar confusión, toda vez que son gráfica y fonéticamente diferentes al signo MERCK (mixto), no siendo susceptible de inducir a error a los consumidores.

       - Tomando en consideración que la partícula “MERC” resulta común a una variedad de marcas registradas a nombre de diferentes titulares, queda descartado que el signo solicitado MERKAT (mixto) sea susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación con los signos registrados a nombre de Merck KGaA.

       - La supuesta notoriedad de la marca MERCK (mixta) no fue acreditada por Merck KGaA en el Perú o en otro país de la Comunidad Andina. La marca MERCK (mixta) no es un signo notorio en el país, pues no ha sido reconocida como tal y los documentos aportados por Merck KGaA no prueban tal calidad en el país o en la Comunidad Andina.

       - Aún en el supuesto negado que se pruebe notoriedad alguna de la marca MERCK (mixta), resultaría absurdo que con el signo solicitado MERKAT (mixto) se pueda causar...