PROCESO 212-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 212-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: F. HOFFMANN - LA ROCHE AG. Patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA. Expediente Interno: 2002-00130.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3411 del 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2002-00130.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: F. HOFFMANN – LA ROCHE (Suiza)

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

   2. Hechos:

   1. El 6 de junio de 1996, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG de Suiza presentó solicitud de patente de invención para COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA (primigeniamente solicitada como COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS).

   2. Mediante Resolución 12911 del 25 de abril de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA, al considerar que dicha solicitud, específicamente las reivindicaciones 1 a 6, carecen de nivel inventivo, pues lo reivindicado no supone el desarrollo de actividad inventiva alguna, ni tampoco habilidades especiales o esfuerzos considerables, sino simplemente un trabajo de laboratorio consistente en la aplicación de principios y conocimientos establecidos.

   3. El 26 de junio del 2001, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG interpone recurso de reposición contra la Resolución 12911.

   4. Mediante Resolución 30526 del 21 de setiembre del 2001, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 12911, por medio de la cual se denegó la patente a la solicitud presentada por F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

   5. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, postulando como pretensiones: i) la nulidad de la Resolución 12911 del 25 de abril del 2001, por medio de la cual se niega la solicitud de la patente de invención consistente en COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA; ii) la nulidad de la Resolución 30526 del 21 de setiembre del 2001, que confirma en su totalidad la Resolución 12911 y se declara agotada la vía gubernativa; y iii) se restablezca su derecho. En consecuencia, solicita que se ordene la concesión a su nombre de la patente de invención solicitada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expida el certificado de patente y se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

   6. Mediante Resolución del 13 de agosto del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG manifestó lo siguiente como sustento de su demanda:

      - La Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud presentada, aun cuando este objeto cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

      - Debe tenerse en cuenta que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud denegada fueron reconocidos en tres de los cinco países que conforman la Comunidad Andina, esto es, Perú, Ecuador y Venezuela, los cuales se rigen por la normativa de la Decisión 486, sobre la cual se basan las interpretaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - De las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente formado por la solicitud de patente presentada por F. Hoffmann-La Roche AG, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales establecidos para conceder una patente de invención, esto es, requisitos de novedad y altura inventiva.

      - El objeto reivindicado no es nuevo, habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica. Como resultado del estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y la referencia WO 95/07696 del 23 de marzo de 1995 PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF HV - PORTEASE - INHIBITORS, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la solicitud de patente de invención denegada, se desprende que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de prioridad reivindicada por la demandante.

      - Cualquier persona versada en la materia, según los conocimientos usuales de química y farmacia y enterada de las enseñanzas de la referencia WO 95/07696, con el fin de desarrollar una composición farmacéutica compuesta por saquínavir que presentara una biodisponibilidad y estabilidad aceptables, se encontraría influenciada y motivada a utilizar un vehículo compuesto por glicoles, antioxidantes y estabilizantes, como por ejemplo glicéridos de cadena media, tocoterol y pirolidonas.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada, en tanto que al momento de presentarse la solicitud de patente, la normativa sustancial aplicable era la vigente en ese momento, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   10. En consecuencia, de oficio, se interpretarán los artículos 1[1], 2[2] y 4[3] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera[4] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   11. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. La norma comunitaria en el tiempo.

   2. Requisitos de patentabilidad. Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica.

   3. Autonomía de la oficina nacional competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   12. Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso 66-IP-2013, de 21 de agosto de 2013:

       (…)

       Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

       Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

       La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

       Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial...