PROCESO No. 212-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 212-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Parte actora: ELI LILLY AND COMPANY.Marca: “BECLOR”. Expediente: Nº 2597-02.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005; con motivo del proceso interno Nº 2597-02.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es ELI LILLY AND COMPANY.

   Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI; al Procurador del Ministerio de Industria y Turismo; y, a la empresa MERCK KGaA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 6 de mayo de 1998, la sociedad MERCK KGaA, solicita el registro del signo como marca BECLOR, para distinguir productos de la clase 5 (productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades aspiratorias, rinitis y asma), la misma que fue debidamente publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, y sobre la cual recayeron observaciones por parte de ELI LILLY & COMPANY en base a su marca CECLOR, y de la compañía SANOFI en base a su marca SEGLOR RETARD, ambas marcas registradas para distinguir productos de la clase 5. Las empresas observantes fundamentan sus escritos en la supuesta similitud gráfica y fonética con el signo solicitado, la misma que induciría a generar error en el público consumidor.

   De esta manera, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución Nº 010142-1998/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto de 1998, declara infundadas las observaciones presentadas y concede la inscripción de la marca solicitada, por considerar que es perceptible, suficientemente distintiva, susceptible de representación grafica y fuera del alcance de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

   Con fecha 15 de septiembre de 1998, la sociedad ELI LILLY & COMPANY interpuso recurso de apelación, al igual que SANOFI, con fecha 28 de septiembre de 1998, las mismas que son resueltas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 273-1999/TPI-INDECOPI, de fecha 2 de marzo de 1999, en la que se confirma la resolución de primera instancia, y se da por agotada de esta manera la vía administrativa.

   Con fecha 20 de abril de 1999, la sociedad ELI LILLY & COMPANY interpone demanda Contencioso Administrativa de las Resoluciones Administrativas Nos: 273-1999/TPI-INDECOPI y 010142-1998/OSD-INDECOPI, la misma que es contestada por el Ministerio de Industria y Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales, la Sociedad MERCK KgaA e INDECOPI.

   La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien tramitó la causa en el proceso A.V. 197-99, emite sentencia de fecha 19 de abril de 2002, declarando fundada la demanda de ELI LILLY y nulas las resoluciones de INDECOPI, disponiendo de esta manera, que este cancele el registro de la marca BECLOR.

   Con fecha 8 de junio de 2002, la Procuraduría Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales, respaldada por INDECOPI, con fecha 7 de junio de 2002, interpone recurso de apelación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que se eleva con efecto suspensivo a la Sala Constitucional y Social de la misma Corte, donde se declara necesario suspender el trámite del proceso a efecto de solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial de este Tribunal para la correcta aplicación de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La actora, mediante su representante legal, impugna las resoluciones del órgano administrativo alegando que la resolución materia de litis debió denegar el registro de la marca BECLOR, dado que ésta se encuentra incursa en las prohibiciones establecidas en el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, asimismo, señala que la marca en cuestión no reúne los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión ya citada, ni las disposiciones comprendidas en los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 823.

   2.2.1 Procurador del MITINCI.

   La Procuraduría sostiene que al haber declarado fundada la demanda de ELI LILLY, se estaría denegando el registro a una marca que guarda diferencias fonéticas y gráficas con otra previamente registrada, y que con ello se estaría causando agravio al público consumidor.

   Precisa que el signo solicitado es “… perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica…”, asimismo, que “… los Actos Administrativos emitidos tanto en Primera como en Segunda Instancia, son correctos y se encuentran arreglados a derecho … por ende no adolecen de vicio o causal de nulidad alguna que los invalide…”, y que el examen de registrabilidad fue efectuado por la administración, y que en éste “… el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del Indecopi …”.

   Finalmente, señala que entre las marcas en cuestión no existe riesgo de confusión y que no existe contravención alguna a la Decisión 344 y al Decreto Legislativo 823 que fundamentan la denegatoria del registro de la marca, y solicita se revoque la sentencia de la Sala Civil Permanente apelada.

   2.2.2 INDECOPI.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda contradiciéndola en todos sus extremos. Sostiene que “…resulta plenamente válido y lícito que en cumplimiento de la normatividad vigente se haya otorgado el registro de la marca BECLOR, no encontrándose comprendida dicha denominación en los supuestos de prohibición alegados por la demandante…”, dado que “… la marca BECLOR… vista en conjunto y estructurada en...