PROCESO 210-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 210-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: PALANQUERA (denominativa).

Demandante: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.

Proceso interno 2011-00021-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1255 de 29 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00021-00.

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP - INCAUCA ESP

Hechos.

* El 7 de abril de 2009, Bogotá Beer Company S.A. (en adelante, Bogotá Beer) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PALENQUERA (denominativa), para distinguir "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 29 de mayo de 2009, el extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 604.

* El 15 de julio de 2009, Ingenio del Cauca S.A. ESP - Incauca ESP (en adelante, Incauca ESP) presentó oposición a la mencionada solicitud de registro, por cuanto la marca solicitada a registro sería similarmente confundible con las marcas PALENQUE (denominativas), registradas a su favor para distinguir productos en las Clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 29 de enero de 2010, mediante Resolución 5243, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca PALENQUERA (denominativa).

* Incauca ESP interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 5243.

* Bogotá Beer se percató del error inicial en el cual había incurrido la División de Signos Distintivos de la SIC al declarar fundada la oposición presentada y, mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2010, solicitó corregir la Resolución 5243 únicamente respecto a su primer artículo.

* El 9 de abril de 2010, mediante Resolución 18364, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión inicial de conceder el registro de la marca, contenida en la Resolución 5243, modificando el artículo primero de la Resolución 5243, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada.

* El 30 de julio de 2010, mediante Resolución 40092, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 5243, declarando fundada la oposición presentada y denegando el registro de la marca PALENQUERA (denominativa).

* Mediante escrito de 10 de diciembre de 2010, Bogotá Beer interpuso acción de nulidad de la Resolución 40092.

* El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

BOGOTÁ BEER interpuso demanda en la que manifiesta que:

* El principio de especialidad está llamado a resaltar las diferencias que existen entre productos de la misma naturaleza, así como entre los de diferente naturaleza, cumpliendo la función esencial de permitir el registro de marcas similares o iguales cuando se solicitan para amparar productos o servicios diferentes.

* No es correcta la motivación atacada por esta vía al buscar proteger al titular de una marca registrada en una clase determinada, frente al solicitante de otra marca en clase distinta que no guarda relación competitiva de productos en el mercado, rompiendo con esto la referida especialidad de las marcas.

* Las ideas que evocan los dos signos son totalmente diferentes. No existe relación entre los dos conceptos, puesto que sus significados no hacen que el consumidor los relacione.

* El consumidor no podrá pensar que se trata de marcas con un mismo origen empresarial si ve que las dos marcas están coexistiendo en el mercado, puesto que no hay relación entre los productos que se pretenden comercializar.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

* En primer lugar, se debe mencionar que la marca solicitada PALANQUERA (denominativa) reproduce totalmente las marcas PALANQUE (denominativas) previamente registradas por Incauca ESP, sin que se pueda pregonar que se logre disminuir las semejanzas ortográficas y fonéticas que se presentan en los mencionados signos.

* Los signos confrontados presentan coincidencias ortográficas, por lo que consecuentemente, presentan semejanzas fonéticas que hacen que al pronunciarse, den lugar a equívocos. En cuanto al elemento conceptual o ideológico de las mencionadas marcas, tenemos que ambas evocan una zona geográfica y el lenguaje de una zona caribeña colombiana (San Basilio de Palenque y su lengua palanquera).

* La marca demandante PALENQUERA (denominativa) pretendía identificar productos que comparten la misma naturaleza y canales de comercialización de los identificados con las marcas previamente registradas PALENQUE (denominativas), pues si bien es cierto que cada una de las marcas cobijan una Clase específica de productos comprendidos en Clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, no es menos cierto que ambas Clases 32 y 33 comparten el distinguir bebidas alcohólicas, de lo cual se puede inferir que comparten también los mismos medios de publicidad y canales de comercialización.

* En conclusión, queda demostrado que entre las marcas en disputa existe un alto grado de identidad, de igual forma se prueba que...