PROCESO 21-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 21-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación por falta de uso del registro de la marca INFINITO (mixta). Proceso Interno: 4053-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días de mayo del dos mil quince.

El Oficio 4053-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4053-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admite a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Melquiades Ordinola Rueda

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

      Javier Ventura Torres

   2. Hechos

   1. El 8 de febrero de 2007, Javier Ventura Torres solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual la cancelación de la marca INFINITO y etiqueta, registrada a favor de Melquiades Ordinola Rueda, para distinguir vestidos, calzados, sombrerería de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por no haber sido usada por su titular durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud.

   2. El 30 de mayo de 2007, Melquiades Ordinola Rueda señaló en referencia a la solicitud de cancelación de su marca, que ésta había sido utilizada desde el 15 de junio de 2010 hasta la actualidad.

   3. Mediante Resolución 994-2009/CSD-INDECOPI de 23 de abril de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca INFINITO y etiqueta, al no haberse acreditado el uso real y efectivo en el mercado de dicha marca en la forma como fue registrada.

   4. Melquiades Ordinola Rueda formuló recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 561-2010/TPI-INDECOPI de 5 de marzo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual confirmó la resolución apelada.

   5. El 11 de junio de 2010, Corporación Industrial Santa Cruz S.A. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 561-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 17 de octubre de 2013 declaró infundada la demanda.

   6. El 31 de octubre de 2013, Melquiades Ordinola Rueda presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - En cuanto a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, cuáles son las condiciones bajo las que se considera que una marca no ha sido usada en el mercado, y cuáles son los supuestos en los que procede la cancelación de una marca por falta de uso.

      - Respecto al artículo 167 de la Decisión 486, cómo deben analizarse los medios probatorios con los que se pretende acreditar el uso continuado de la marca en el mercado.

      Argumentos de la demanda:

   8. Melquiades Ordinola Rueda sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha desconocido las pruebas que ha presentado durante el procedimiento administrativo, señalando que no son suficientes para acreditar que la marca INFINITO y etiqueta ha sido utilizada en su dimensión de marca mixta, a pesar de que las pruebas aportadas resultan ser objetivamente válidas y demuestran su uso efectivo.

      - Asimismo, refiere que está permitido que la marca sea utilizada con diferencias secundarias a cómo fue registrada, siempre que no se altere su conformación y percepción al público consumidor; por lo que considera que, bajo esa premisa, considera que ha demostrado en el procedimiento administrativo que ha utilizado la marca de manera ininterrumpida y continua.

      Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   9. Javier Ventura Torres contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Que la forma en que se acredita el uso de la marca es demostrando la regularidad y cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. En ese sentido, si bien el demandante demostró la regularidad de la comercialización de la mercancía, no probó que la mercancía fuera efectivamente comercializada en el mercado con la marca INFINITO y etiqueta.

      - Además, sostiene que el demandante pretende que los documentos que ha aportado sean suficientes para demostrar el uso de la marca, ignorando los requisitos establecidos por la Comunidad Andina para acreditar el uso de la marca.

   10. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - El señor Melquiades Ordinola Rueda en sede administrativa presentó medios probatorios que acreditaban la comercialización de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con la denominación INFINITO, la cual resultaba ser distinta a las características bajos las que había sido registrada la marca INFINITO y etiqueta; por lo que las pruebas aportadas sólo demuestran el uso de una marca distinta a la que fue objeto de cancelación.

       Argumentos de la sentencia de primera instancia:

   11. Mediante sentencia de 17 de octubre de 2013 se declaró infundada la demanda por considerar que los medios probatorios ofrecidos por el demandante no generaban credibilidad respecto al uso continuo de la marca en el mercado, ya que no se probó la regularidad y la cantidad comercializada de los productos que distingue la marca ni su utilización en la forma en que fue registrada.

       Argumentos del recurso de apelación:

   12. Melquiades Ordinola Rueda presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial, pues, consideró que se había realizado una indebida valoración...