PROCESO 21-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1617
• Número de registro: 21-IP-2008
• Fecha de publicación: 13 Mayo 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 21-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ENSENADA S.A.

Marca: “FREEBORN” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-00335-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

La parte demandante es: ENSENADA S.A.

La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado es: Creaciones Reluz S.A. En Liquidación

2. Actos demandados

La sociedad ENSENADA S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: N° 06261, de 28 de febrero de 2003, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio mediante la cual revocó las decisiones de primera y segunda instancia proferidas a través de las resoluciones Nos. 08034 de 30 de abril de 1999 y 28823 de 24 de diciembre de 1999, y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto FREEBORN solicitado por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 21 de septiembre de 1998, la sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación solicitó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) para amparar los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 468 de 7 de diciembre de 1998.

3. La sociedad ENSENADA S.A. presentó observación al registro solicitado.

4. El 30 de abril de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 08034, mediante la cual se resolvió declarar “infundada la observación presentada” y “negó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) solicitado”.

5. La sociedad ENSENADA S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación con el fin de que se aclarara la parte resolutiva y se declare fundada la observación formulada.

6. La sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación con el fin de que se revocara la decisión de negar el registro del signo solicitado.

7. El 24 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 28823, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad ENSENADA S.A. y concedió el recurso de apelación interpuesto por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación.

8. El 28 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 06261, mediante la cual resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución N° 28823 en el sentido de declarar infundada la observación formulada y conceder el registro del signo solicitado; quedando así agotada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad ENSENADA S.A., a través de agente oficioso, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

Afirma que su representada es titular prioritaria de la marca FREEPORT (mixta) en la clase 25 y de otros registros marcarios con la misma denominación en las clases 42, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Observa que “La marca prioritaria FREEPORT es una marca notoriamente conocida (…) razón por la cual se le debe dar una protección más amplia”.

Indica que “Las marcas FREEPORT y FREEBORN son semejantes en grado de confusión en tanto que visual, fonética y conceptualmente evocan en el consumidor la misma idea por lo que será inducido a error”.

Señala que “existe entre las marcas riesgo de asociación en tanto que el consumidor al adquirir un producto identificado con la marca FREEBORN no estará en capacidad de identificar el origen empresarial de los productos asumiendo erróneamente que son los mismos de la marca FREEPORT”.

Finalmente, manifiesta que “Mediante el registro de la marca FREEBORN se infringe igualmente el derecho de mi representada sobre su nombre comercial FREEPORT”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Afirma que “si bien los signos en controversia coinciden en las letras ‘FREE’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘BORN’ y ‘PORT’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

Señala que “en cuanto al aspecto conceptual se tiene que cada signo tiene su significado propio que los diferencia plenamente entre sí, pues mientras la expresión ‘FREEBORN’ significa nacer libre, la expresión ‘FREEPORT’...