PROCESO 209-IP-2015

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2015
• Fecha de publicación: 26 Octubre 2015
• Número de registro: 209-IP-2015
• Número de Gaceta: 2615
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 209-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2009-00570-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1247 de 28 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00570-00.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Compañía de Galletas Noel S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

Terceros Interesados: Société des Produits Nestlé S.A.

Colombina S.A.

2. Antecedentes:

1. El 9 de noviembre de 2007, Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 593. Dentro del término legal, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, encontrándose legitimadas por cuanto son empresas cuyos objetos sociales versan, entre otros, en la producción y comercialización de diversos productos de confitería, entre ellos, las galletas, por lo que se verían seriamente afectadas en el evento de otorgarse el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, por cuanto se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo.

3. El 27 de febrero de 2009, mediante Resolución 10055, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundadas dichas oposiciones y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.

4. El 13 de marzo de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la citada resolución, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 20120 de 28 de abril de 2009 y 28680 de 5 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 10055 de 27 de febrero de 2009.

5. El 9 de octubre de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 10055, 20120 y 28680, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008.

6. El 21 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Fundamentos de la demanda:

7. Compañía de Galletas Noel S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

• La forma triangular de una galleta no puede ser la forma usual de ellas cuando ningún otro fabricante de este producto la usa, esta forma es arbitraria, especial y provoca en el consumidor una percepción completamente diferente, debido a su forma.

• Si se acepta que existe una forma usual de galletas, ésta sería redonda, cuadrada o rectangular. En efecto, las galletas, sean dulces o saladas, tienen solamente tres formas de presentación: redonda, cuadrada y rectangular.

• En materia de formas de productos, solamente puede exigirse una originalidad relativa, porque dadas las características generales de ciertos envases, necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas.

• La forma solicitada como marca TRIDIMENSIONAL tiene características muy peculiares, absolutamente propias y distintivas, y no puede el examinador confundir, la distintividad con la novedad, que no es requisito para el registro de marcas.

4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

8. La SIC contestó la demanda argumentando lo siguiente:

• En el caso concreto, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó para registro un signo TRIDIMENSIONAL que consiste en la figura triangular de una galleta de soda, figura que es la usualmente empleada por los demás empresarios de la clase y relacionadas, para la presentación precisamente de las galletas de soda o de sal.

• Como lo señalan los actos acusados, el hecho de que la galleta posea cortes diagonales que le permitan al consumidor fraccionarla en forma triangular, no logra conferirle al signo TRIDIMENSIONAL presentado el carácter suficientemente distintivo requerido, ni señalar un origen empresarial determinado.

• Los cortes diagonales aplicados en la galleta, no imprimen a la figura TRIDIMENSIONAL solicitada a registro por Compañía de Galletas Noel S.A. el rasgo distintivo que exige la normativa andina a efectos de poder concederse su registro, pues los mencionados cortes constituyen aspectos secundarios que sólo podrán ser apreciados por el consumidor luego de un examen minucioso del producto.

• En conclusión, las resoluciones acusadas están conforme a derecho, el signo TRIDIMENSIONAL solicitado por Compañía de Galletas Noel S.A. no es apto para distinguir en el mercado los productos que buscan amparar, ni para señalar un origen empresarial determinado. Por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, como bien lo señalan las resoluciones atacadas.

9. Ni Société des Produits Nestlé S.A. ni Colombina S.A. contestaron la demanda.

5. Normas a ser interpretadas:

10. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) ¹ y 135 literal c) ² de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada.

6. Materias a ser desarrolladas:

1. Marcas tridimensionales.

2. La irregistrabilidad de signos tridimensionales por consistir exclusivamente en formas usuales.

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. MARCAS TRIDIMENSIONALES.

11. Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, pues consideraban que de otorgarse el registro solicitado se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo.

12. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente:

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de...