PROCESO 208-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 208-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 134 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 226 y 228 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP. Proceso interno Nº. 2009-00382.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El 28 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2009-00382.

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.

   Hechos.

   1. El 6 de octubre de 2004, la sociedad The Royal Bank Of Scotland Group PLC, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 552 el 31 de mayo de 2005.

   3. El 14 de julio de 2005, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP presentó oposición por considerar que el signo figurativo solicitado es idéntico en los aspectos visual y conceptual al elemento gráfico de la marca previamente registrada por la opositora para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional, al identificar ambos signos productos y servicios directamente relacionados.

   4. Por Resolución Nº. 031707 de 28 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP y concedió el registro de la marca figurativa (según modelo) solicitada por The Royal Bank Of Scotland Group PLC.

   5. La Asociación Colombiana de Gestión Humana ACRIP presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   6. El recurso de reposición fue resuelto por la Resolución Nº. 016114 de 20 de junio de 2006, en virtud de la cual la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº. 31707.

   7. El recurso de apelación fue resuelto por la Resolución N°. 37665 de 16 de noviembre de 2007, con la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 31707.

   8. La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP- interpuso acción de nulidad especial contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.

   9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos de la demanda.

   10. La actora, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA – ACRIP-, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   11. Es titular de la marca mixta (conforme modelo), obteniendo el registro del referido signo mediante la Resolución Nº. 21800 de 29 de noviembre de 1995, para identificar actividad empresarial relacionada con servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 29 de noviembre de 2015.

   12. La marca solicitada por The Royal Bank of Scotland Group PLC, consiste en una figura idéntica y por ende confundible en su aspecto gráfico y preponderante con la marca previamente registrada por la actora, por lo que considera que los signos en conflicto no han sido debidamente confrontados, toda vez que su similitud a nivel gráfico es total.

   13. No se ha valorado la condición de notoriedad de la marca que ostenta el signo distintivo de la actora, la cual está íntimamente ligado con el aspecto gráfico de su signo distintivo.

   14. El signo solicitado carece de distintividad, dado que los aspectos gráficos de ambos signos distintivos son totalmente confundibles; además, existe riesgo de confusión o asociación por cuanto los productos o servicios que buscan distinguir ambos signos distintivos se encuentran relacionados en alguna medida.

   15. Existe una conexidad especial entre los servicios que se distingue con el registro de la Clase 42 a nombre de la accionante, con los productos de la Clase 16 que busca distinguir The Royal Bank Of Scotland Group PLC, por lo que el público consumidor podría realizar una asociación indebida si se permite el registro de la Clase Figurativa de la Clase 16.

   16. Se violaron los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, ya que al emitirse las Resoluciones Impugnadas, no se tomaron en cuenta las prohibiciones para el registro de marca contempladas en la normativa andina

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   17. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   18. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son válidos.

   19. La administración realizó un análisis dirigido a establecer la existencia o no de relación entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca que hoy se demanda, observando que el registro de la marca demandada busca distinguir productos de la Clase 16, mientras que la marca del demandante distinguir servicios de la Clase 42; por lo que concluyó que no se relacionan entre sí, ya que poseen naturaleza y finalidades diferentes, por lo que comprenden medios de comercialización no relacionados.

   20. Al no distinguir productos o servicios similares, no se deriva un riesgo de confusión o asociación, por lo que no existe impedimento para que ambas marcas coexistan en el mercado.

       Tercero interesado.

   21. No obra escrito de contestación de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC, tercero interesado en el proceso.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   22. Que, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   23. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   24. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   - Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   - De oficio: 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

      Riesgo de confusión.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para efectuar el cotejo entre signos

   2. Signos figurativos. Comparación entre marcas figurativas y mixtas.

   3. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.

   4. Conexión competitiva entre productos y servicios.

   1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   25. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo FIGURATIVO solicitado por la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC y la marca MIXTA sobre la base de la cual se presentó la oposición registrada a favor de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA ACRIP.

   26. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   27. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su...