PROCESO 207-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 207-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00554. Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. Marca figurativa. Asunto: cancelación parcial por falta de uso de la marca.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 3390 de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 3 de diciembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandantes: TROLLI IBÉRICA S.A.

   MEDERER GMBH

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).

   Tercero Interesado: PROCAPS S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 04 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, solicitaron la cancelación por falta de uso de una marca figurativa, registrada a favor de la sociedad PROCAPS S.A., bajo el certificado No. 281117 para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

   2. El 18 de julio de 2008, la sociedad PROCAPS S.A. presentó contestación a la solicitud, aportando pruebas tendientes a demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 9055 de 26 de febrero de 2009, resolvió declarar fundada parcialmente la acción de cancelación interpuesta, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”; y delimitar el Certificado No. 281117, correspondiente a la marca figurativa, para distinguir únicamente: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

   4. Tanto las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, así como la sociedad PROCAPS S.A., presentaron recursos de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 17859 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 24778 de 20 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   7. Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 9055 de 26 de febrero de 2009, 17859 de 20 de abril de 2009 y 24778 de 20 de mayo de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que el uso real y efectivo de la marca en el mercado debe efectuarse de conformidad a las siguientes condiciones: persona, territorio, forma y temporalidad. En el caso en concreto no se probó su uso en el mercado en la forma como se encuentra registrada (forma figurativa).

   11. Agrega, que la marca registrada se usa en el mercado en conjunto con las expresiones TROLLI TROPICO’S.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

   12. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

       – Indica, que si bien el registro de la marca figurativa se había otorgado para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, la cancelación parcial se debió a que una vez verificadas las condiciones de uso real y efectivo en el mercado, las pruebas aportadas únicamente permitieron constatar el uso efectuado para gomas.

       – Señala, que el uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa.

   13. Por parte del Tercero Interesado.

       – Señala, que las pruebas aportadas al proceso demuestran el uso real y efectivo de la marca registrada en el mercado.

       – Indica, que se usó la marca así estuviera acompañada por otras expresiones.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   14. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 165[1] de la Decisión 486.

   15. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 166[2] y 167[3] de la misma normativa.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

       CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO.

   17. La demandante argumentó que no se probó el uso de la marca figurativa en la forma en que se encuentra registrada, ya que contiene las expresiones TROLLI TROPICO´S.

   18. La SIC sostuvo que la cancelación parcial se efectuó porque sólo se constató el uso para gomas. Argumentó, que el uso de las expresiones TROLLI TROPICO´S no le resta distintividad.

   19. La tercera interesada señala que se usó la marca así estuviera acompañada por otras expresiones.

   20. De conformidad con lo anterior se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo énfasis en la cancelación parcial por no uso.

   21. Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el proceso 53-IP-2013:

       “1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

       Los artículos 165 a 170, salvo el 169[4] de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

       1. Legitimación para adelantar el trámite.

          De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no...