PROCESO 041-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 041-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DIAMEB (nominativa).

Actor: sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.

Proceso interno Nº 2005-0009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera para que se proceda a la Interpretación Prejudicial correspondiente, dentro del proceso interno Nº 2005-0009;

El auto de 17 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A.

2. Hechos

   1. El 9 de junio de 1999, la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DIAMEB (nominativo), para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482 de 28 de julio de 1999. La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación al registro solicitado sobre la base de su marca DIANE (nominativa) registrada a su favor para distinguir productos, también, de la Clase 5.

   3. Por Resolución Nº 28028 de 22 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo DIAMEB (nominativo) a favor de LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. Contra dicha Resolución la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 4135 de 29 de febrero de 2000, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 9457 de 28 de abril de 2000, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 28028.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ya que la Superintendencia de Industria y Comercio “desconoció abiertamente que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase 5ª internacional (…) el otorgamiento del registro de la marca DIAMEB (…) afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga a SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT el registro de la marca DIANE (…)”.

   2. Entre los signos en conflicto “existe similitud de tal naturaleza y dimensión, que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea en el mercado de los productos farmacéuticos por diferentes empresarios” por lo que “el signo solicitado DIAMEB SÍ ES CONFUNDIBLE con la marca DIANE (…)”.

   3. Desde el punto de vista visual o gráfico, “se evidencia entonces que no solo tienen en común el prefijo DIA como se indica en los actos acusados, sino que en realidad coinciden en cuatro de las letras que los integran, esto es TODAS las letras que conforman la marca registrada DIANE, a excepción de la letra ‘N’”. Que, igualmente, desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico los signos en conflicto son confundibles. Cita jurisprudencia en casos similares.

   4. “(…) se evidencia en los actos acusados una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como DIANE y DIAMEB, identificando productos farmacéuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores (…) puesto que la marca DIANE identifica un medicamento de contenido hormonal y que algunos medicamentos pueden afectar negativamente su acción (como los medicamentos para tratar la epilepsia y la tuberculosis), resultaría sumamente peligroso que DIAMEB fuera tomado por el consumidor en lugar de los comprimidos marca DIANE”.

   5. También, se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ya que se “demostró amplia y suficientemente que el signo DIAMEB es similar al grado de resultar confundible con la marca DIANE previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda vocación de registrabilidad, de manera que tal signo no cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en la norma cuya infracción se argumenta en el presente cargo”.

   6. En el escrito de conclusiones, la parte demandante agrega el siguiente argumento “El signo DIANE (…) fue registrado por mi representada el nueve (9) de Octubre del año 1979, razón por la cual es un derecho marcario anterior a la solicitud de la marca DIAMEB, realizada por LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. el día nueve (9) de Junio de 1999, y otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las resoluciones demandadas en este proceso”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (sic)(…)”.

   2. “Al efectuar el análisis de confundiblidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ‘DIA’ que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 6 letras, la marca registrada con 5 letras, diferenciándose en la desinencia ‘MEB’, haciéndose la estructura visualmente (…) diferente”.

   3. “(…) en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque la terminación y desinencia es la misma, las letras de las palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es la desinencia ‘MEB’”.

   4. “Resulta claro que al momento de realizar el examen de confundiblidad se debe excluir la partícula de uso común, es decir, DIA, y el análisis solo debe centrarse entre MEB y NE, entre las cuales no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado”.

   5. “(…) la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que lo productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”.

      La sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A., tercero interesado en el proceso, de acuerdo al informe del consultante “no hizo manifestación alguna en esta etapa procesal”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas controvertidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DIAMEB (nominativo) fue el 9 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada...