PROCESO 135-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: MARÍA PETRONILA SÁNCHEZ PASTOR. Marcas: “CEVICHERÍA MARY” (denominativa) y “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixta). Expediente Interno: Nº 2282-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 690-2009-SCS-CS, de 11 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de octubre de 2009, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2282-2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: MARÍA PETRONILA PÁSTOR SÁNCHEZ.

   Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú.

   Tercero Interesado: RUBÉN GUSTAVO CÁCERES JARA.

   1.2. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   Mediante Expediente Nº 9873802, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara, solicitó el registro del signo CEVICHERÍA MARY (denominativo) para distinguir “servicios de restaurant, snack-bar, establecimiento que se encarga esencialmente de procurar alimentos preparados a base de pescados y mariscos y demás” de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 18 de diciembre de 1998, María Petronila Pástor Sánchez formuló observación manifestando que durante su matrimonio con el solicitante conducían como sociedad conyugal un negocio llamado CEVICHERÍA RESTAURANT MARY. Señaló que el nombre del negocio (MARY) correspondía a su nombre de pila. Indicó que dentro del proceso de separación acordaron por Escritura Pública la repartición de bienes gananciales: el solicitante se quedaría con el inmueble ubicado en el Jirón Horacio Urteaga – Jesús María y ella con un inmueble ubicado en el Jirón Cuba – Jesús María, en el cual aperturó un negocio denominado CEVICHERÍA MARY. Agregó que el solicitante denominó a su negocio CEVICHERÍA MARY con la finalidad de crear confusión, cometiendo actos de competencia desleal.

   Mediante Expediente Nº 9977064, el 08 de enero de 1999, María Petronila Sánchez Pastor solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la Clase 42.

   Mediante proveídos de 24 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) dejó constancia que con proveído de fecha 08 de julio de 1999 se dispuso la acumulación del Expediente Nº 9977064 al Expediente Nº 9873802.

   Mediante Resolución Nº 13676-1999/OSD-INDECOPI, de 13 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró, en primer lugar, infundada la observación formulada por María Petronila Pástor Sánchez y otorgó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY solicitado por Rubén Gustavo Cáceres Jara; y, en segundo lugar, declaró fundada la observación formulada por Rubén Gustavo Cáceres Jara y denegó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY y figura, solicitado por María Petronila Pástor Sánchez.

   El 7 de enero de 2000, María Petronila Pástor Sánchez interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que hasta la fecha ambos continúan conduciendo sus negocios sin que el uso de las denominaciones CEVICHERÍA MARY y CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY haya inducido a confusión al público consumidor, pues cada uno mantiene su clientela.

   Mediante Resolución Nº 570-2000/TPI-INDECOPI, de 28 de abril de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la demanda de declaración de mejor derecho y reivindicación de la denominación CEVICHERÍA MARY interpuesta por María Petronila Pastor Sánchez, ante el Tercer Juzgado Civil en el proceso judicial Nº 100003-1999-024834-0.

   Mediante Resolución N° 4, de 13 de marzo de 2000, el Tercer Juzgado Civil de Lima, declaró fundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia en el expediente N° 24834-99, habiéndose declarado nulo todo lo actuado y dándose por concluido el proceso.

   El 26 de junio de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, resolvió a través de la Resolución 802-2001/TPI-INDECOPI confirmar la Resolución 13676-1999/OSD-INDECOPI, que ordena el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY, a favor de Rubén Gustavo Cáceres Jara.

   El 08 de julio de 2008, en primera instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación de resolución administrativa interpuesta por María Petronila Pástor Sánchez, declarándola infundada en todos sus extremos. Ante lo cual la demandante interpuso recurso de apelación, la cual fue concedida el 05 de agosto de 2008.

2. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante María Petronila Pastor Sánchez señala que el INDECOPI ha inscrito injustamente el signo “Cevichería Mary”, pues no tuvo presente que en tal marca se encuentra indeleblemente estampada su nombre e identidad, materializadas en el término “Mary”. Tampoco analiza los derechos privados de las personas y que se está utilizando su nombre sin su consentimiento ni conocimiento.

3. Contestación a la demanda:

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda en los siguientes términos:

   • Rubén Gustavo Cáceres Jara ha acreditado el uso anterior del nombre comercial CEVICHERÍA MARY para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de restaurante de la Clase 42.

   • En relación a los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez señaló que constituyen documentos comerciales expedidos por terceras empresas, los que no acreditan que efectivamente haya desarrollado actividad económica alguna y menos que haya identificado la misma bajo la denominación CEVICHERÍA MARY o alguna similar.

   • Los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez no han desvirtuado la prelación de la que goza Rubén Gustavo Cáceres Jara como primer solicitante de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY.

   Rubén Gustavo Cáceres Jara, en calidad de tercero interesado, solicita que se sirva declarar infundada la demanda interpuesta, en base a que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre la utilización de la denominación “Mary” para identificar algún negocio de cevichería.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de enero de 2010.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Sin embargo, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara solicitó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY (denominativa) en la Clase 42; y, el 08 de enero de 1999, María Petronila Pástor Sánchez solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la misma Clase 42, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.

   En tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a...