PROCESO 034-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 034-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión.

Marca: ROCOTO (denominativa).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2006-0373.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2006-0373;

El auto de 10 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad ALICORP S.A.

2. Hechos

   1. El 19 de mayo de 2005, la sociedad ALICORP S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ROCOTO (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas BOCATO (nominativa) y BOCATO (mixta) registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 30.

   3. Por Resolución Nº 4434 de 27 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo ROCOTO (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 12996 de 22 de mayo de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 23247 de 31 de agosto de 2006, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 4434.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la composición morfológica de los signos en conflicto “resulta semejantemente confundible, están dirigidos a un mismo mercado debido a la estrecha relación entre los productos a distinguir por cada uno de ellos”.

   2. La expresión BOCATO “ha logrado posicionarse dentro del mercado, adquiriendo un gran prestigio y acreditación que ya hace parte de la memoria de los consumidores, quienes al encontrar en un mismo mercado la expresión ‘ROCOTO’ causará confusión, asociación, error y engaño respecto al signo ya conocido ‘BOCATO’ (…)”.

   3. Al enfrentar los signos en conflicto “no existe duda de la habilidosa imitación que se hace de la marca de mi representada (…)” y que “no resulta posible que cada signo pueda ser individualizado y no relacionarse a un mismo origen empresarial, cuando las marcas en cotejo se encuentran provistas de una idéntica longitud, sumando a unos casi idénticos encabezados e idénticas desinencias”.

   4. En el presente caso ‘ROCOTO’ sencillamente resulta de la EXPRESIÓN ‘BOCATO’ cambiando TAN SOLO UNA LETRA, -LA PRIMERA QUE COMPONE AL ENCABEZADO- Y UNA CONSONANTE UBICADA EN LA SÍLABA INTERMEDIA, sin otorgar la distintividad requerida (…)”.

   5. Entre los signos en conflicto hay similitud visual, ortográfica y fonética lo que los hace confundibles y “que el signo solicitado a registro ‘ROCOTO’ no está provisto de distintividad frente a la marca ‘BOCATO’ previamente registrada a favor de mi representada (…)”.

   6. “(…) no es de recibo el que cada marca tenga un concepto único y diferente como (…) lo afirma la entidad demandada, pues ambos signos son de fantasía, y en consecuencia, por esa característica especialísima de no encontrar significado directo dentro de nuestro idioma, hace que los consumidores fijen especial atención en las letras empleadas (…)”.

   7. Respecto a los diferentes tipos de productos que distingue cada uno de los signos éstos resultan “complementarios unos de los otros, compartiendo los mismos canales de publicidad, comercialización y distribución los unos de los otros, por lo que ambas marcas adicional a resultar morfológicamente confundibles, están dirigidas a un mismo mercado, lo que causará efectos de error y engaño”.

   8. Se violaron, también, los artículos 134 y 135 literal a) de la misma Decisión 486 ya que “la marca ‘ROCOTO’ para la clase 29 internacional, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo ‘BOCATO’, previamente registrado”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “‘ROCOTO’, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘ROCOTO’ (registrada) frente a ‘BOCATO’ (solicitada) no presentan similitudes entre las mismas (…)”.

   3. Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflicto no existe confusión “pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual (…)”.

   4. La expresión ROCOTO “tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, no sobre su procedencia empresarial (…)”.

   5. También se debe descartar “la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no representan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente (…). En este sentido la sílaba tónica de los signos confrontados están (sic) compuestos (sic) por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto a la sílaba tónica (…). A este respecto hay que agregar que, la pronunciación de ‘ROCOTO’ es completamente diferente a ‘BOCATO’”.

   6. Por lo que “la marca ‘ROCOTO’ (…) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”.

      La sociedad ALICORP S.A., tercero interesado en el proceso, de acuerdo a lo expresado por el consultante, contestó la demanda de manera extemporánea.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ROCOTO (nominativo) fue el 19 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán de oficio los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión 486;

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos...