PROCESO No. 205-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 205-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, literal f, y 135, literales c) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 135, literales a), b) y e), eiusdem.

Parte actora: sociedad VENUS COLOMBIANA S.A.

Caso: signo “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”.

Expediente Interno: No. 2003-00117 (8884).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de febrero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “literal f) del artículo 134 y literales c) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

  1. Demanda

    1.1. Cuestión de hecho

    Según el consultante, la parte actora alega que “la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó ante la División de Asuntos (sic) Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca figurativa consistente en la forma de una bota y sus suelas para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la sociedad STANTON & CIA S.A., presentó demanda de oposición, con fundamento en los artículos 135 literales b) y d) y 136 literal f) de la Decisión 486 …”; que “mediante Resolución núm. 12826, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de oposición presentada por STANTON & CIA S.A., y negó el registro de la marca figurativa, solicitada por la sociedad actora”; que “la División de Signos Distintivos resolvió desfavorablemente el recurso de reposición mediante Resolución núm. 25064, confirmando la Resolución núm. 12826”; y que “mediante Resolución núm. 34727, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 12826, en el sentido de negar el registro de la marca figurativa solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.

    En el texto de la Resolución 12826, del 29 de abril de 2002, consta que “la sociedad Stanton & Cía S.A. … interpuso oposición contra la solicitud de registro … El objeto de la oposición es que se niegue el registro y se fundamenta de la siguiente manera: Es titular de las marcas AEROFLEX CAMINA CONTIGO, NI UN PASO MAS SIN CALZADO STANTON CAUCHOSOL, BAXTER y AEROFLEX … en la clase 25”.

    Se observa además que el apoderado de la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. alega en su demanda que “El día 29 de junio de 2001, la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó … el registro de la marca FIGURATIVA consistente en la forma de una bota y sus suelas, para identificar productos de la clase 25 …”; y que los argumentos formulados por la sociedad STANTON & CIA S.A., al oponerse al registro de marca solicitado, “hacen referencia a una marca FIGURATIVA diferente a la solicitada, razón por la cual la oposición ha debido haber sido declarada infundada. Se puede apreciar cómo en varios apartes del escrito se hace referencia la (sic) figura de un zapato y su suela, cuando realmente la marca figurativa solicitada consistía en la figura de una bota y sus suelas”.

    1.2. Cuestión de derecho

    Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 134, literal f, de la Decisión 486, ya que “si la marca solicitada consiste en la forma de un producto, necesariamente hay que concluir que se trata de aquellas formas a que hace referencia la norma contenida en la normatividad andina, es decir, que contrariando expresamente la norma que permite el registro de formas de productos que no consistan exclusivamente en su forma usual, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado en la clase 25 internacional”; y que “en la medida en que la marca solicitada estaba comprendida en el supuesto de hecho que permite el registro de las formas de productos, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al negar una marca que debía ser registrada”.

    También indica el consultante que, según la parte actora, el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, también infringido, establece “ … una de las principales modificaciones realizada por la normativa del año 2000 … dada por la inclusión expresa de la posibilidad de registrar marcas que consistan en la forma de los productos; norma que se complementó en cuanto al alcance de la prohibición de registrar marcas de ese tipo, al indicarse que sólo son irregistrables aquellas marcas que consistan exclusivamente en una forma usual de los productos”; que, a juicio de la actora, “la Decisión 486 permite que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada, otorgando a su titular la exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro, definitivamente no consiste exclusivamente en la forma usual de una ‘bota’, pues contrario a lo dicho por la División de Signos Distintivos que a la postre negó el registro; ésta (sic) marca contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota”; y que “el hecho de incluir la forma usual en la solicitud de registro como parte de la marca, no la hace irregistrable, pues como lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en múltiples ocasiones, un signo en un principio irregistrable se convierte en registrable cuando es acompañado por otro que le otorgue la distintividad necesaria para cumplir con los requisitos de la marca”.

    El consultante refiere asimismo el alegato del actor según el cual se incurrió en la violación del artículo 135, literal f, de la Decisión 486, por cuanto “el razonamiento de la Administración se basó en una aplicación analógica de una norma prohibitiva, únicamente aplicable a marcas nominativas o mixtas”; que “una marca figurativa, por definición no está compuesta por ninguna letra, por lo que no es posible, por su misma naturaleza, que consista exclusivamente en el nombre del producto o servicio identificado. En el caso de las botas y las suelas comprendidas en la clase 25 internacional, serían genéricas las marcas ‘BOTA’ y ‘SUELAS’, las cuales definitivamente no coinciden con el signo solicitado para registro por VENUS COLOMBIA (sic) S.A. … la entidad demandada simplemente se limitó a sostener que el consumidor, al encontrarse con el signo, sabría que se trataba de una bota y sus suelas, para lo cual es necesario tener en cuenta que, en casos anteriores como lo fue el de los restaurantes EL ROBLE Y LA CAVA, no se les negó el registro a pesar de que el público, al encontrarse en el mercado, sabría que se trataba de signos que identificaban un servicio específico y aún cuando leen donde era aplicable la causa de irregistrabilidad por Genericidad”.

    Además, se alega en la demanda que “Una interpretación sistemática de la norma permisiva y de la norma prohibitiva, de acuerdo con el principio general de derecho según el cual la interpretación a las normas prohibitivas debe ser restrictiva y que la de las normas permisivas puede ser analógica, nos lleva a sostener que la Decisión 486 permite expresamente el registro de las formas de los productos que no consistan exclusivamente en una forma usual. En consecuencia, dichas normas implican que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada otorgando a su titular exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro … no consiste exclusivamente … en la forma usual de un (sic) bota, pues contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota. En palabras del propio Tribunal Andino de Justicia, es evidente que cuando algunas formas o relieves se están aplicando o agregando a una forma usual, precisamente se pretende la exclusividad sobre esa forma adicional y no sobre lo que compone la forma usual”; que “Lo que ocurre es que para solicitar la exclusividad sobre esas formas o relieves, es necesario...

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